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BLOG DE REVISTA ARANZADI DOCTRINAL

No existe competencia desleal ni sustracción y explotación de secreto industrial por aprovechar los conocimientos adquiridos en proyecto de investigación previo

Sara Silvestre. Editora

STS (Sala Civil) núm. 46/2022 de 27 de enero (JUR\2022\55616) 

Voces 

Propiedad industrial, patentes, competencia desleal, acción reivindicatoria, improcedencia, captación ilegal de clientela, deber de confidencialidad. 

Supuesto de Hecho 

Entre 2007 y 2012 la demandante ICMA, junto con la Universidad de Vigo, realizó tres proyectos de investigación sobre bombas de calor geotérmicas. En enero de 2012 se constituye Ecoforest Geotermia S.L. y solicita la patente De un “Sistema para la producción de agua caliente sanitaria en bombas de calor y sistemas de aire acondicionado y refrigeración cuyo principio de funcionamiento se base en un ciclo de compresión de vapor” apareciendo como inventor el demandado, que participó como profesor en los proyectos de investigación. 

La demanda que da inicio al procedimiento actual la interpone ICMA ejercitando acción reivindicatoria contra la patente registrada por Ecoforest Geotermia S.L., además acumula varias acciones de competencia desleal; captación de clientela por aprovechamiento de esfuerzo ajeno, actos de imitación y aprovechamiento de reputación; explotación de secretos industriales en beneficio propio e inducción a la revelación de estos secretos industriales. 

En Primera Instancia se desestimó la demanda, así como el recurso en apelación por la Audiencia Provincial, tanto lo relativo la acción reivindicatoria de la patente, como las acciones de competencia desleal que se basaban en el mismo presupuesto. 

Ante el Alto Tribunal, la demandante interpone recurso extraordinario por infracción procesal, el cual es inadmitido y recurso de casación, basado en 3 motivos (que desarrollaremos en la parte de “Criterio o ratio decidendi”), y admitido en su totalidad. 

Criterio o ratio decidendi 

Detallando los motivos expuestos en casación, el primero es desestimado alegando que la demandante no puede considerarse inventora de la bomba de calor ya que hay diferencias sustanciales respecto al prototipo desarrollado en los proyectos de investigación. Existen elementos novedosos y diferenciadores importantes con la de la patente solicitada.  

La acción reivindicatoria, la cual es desestimada, presupone que quien solicitó la patente no estaba legitimado para obtenerla y que dicha legitimación le correspondía al demandante que la reivindica que argumenta que ha sido ella quien ha desarrollado la invención patentada en el seno de los proyectos de investigación realizados junto a la Universidad de Vigo, lo cual se argumenta que no es así. 

El segundo motivo de incumplimiento del secreto profesional también queda descreditado ya que, como dice la sentencia de apelación, si no ha habido aprovechamiento del resultado de los proyectos de investigación y los prototipos no son iguales, no hay copia, tampoco cabe apreciar la infracción de los deberes de confidencialidad, mediante la sustracción del secreto industrial ya que no ha habido tal. Por lo tanto, no ha habido infracción de deberes contractuales recogida en el art. 14 de la LCD.  

En cuanto al último motivo, la captación ilegal de clientela y la apropiación por los demandados de su investigación determina que el hecho de que la demandada haya elaborado otro sistema distinto y más exitoso no supone que necesariamente se haya apropiado indebidamente del resultado de la investigación, sino que es un aprovechamiento lícito de la formación adquirida por la participación de una de las personas en el equipo de investigación.  Y también apunta la sentencia “si bien constituiría una actuación desleal apropiarse del resultado del grupo de investigación, que no ha ocurrido en este caso, no lo es que, una vez concluido el proyecto (….) el profesor con otra compañía hubiera desarrollado otro sistema distinto, y para ello haya empleado conocimientos adquiridos en los trabajos de investigación.” 

En su fundamentación la sentencia hace referencia a que no es muy clara la línea que divide ambos conceptos de apropiación del resultado de la investigación y utilización de los conocimientos necesarios adquiridos. Pero dice qué en este caso concreto en el presente caso, “si nos ajustamos a la conducta denunciada en la demanda y al resultado apreciado en la instancia a partir de los informes periciales, la conducta de las demandadas no habría incurrido en el ilícito concurrencial denunciado, pues no habría habido una apropiación indebida del esfuerzo ajeno”. 

En conclusión, el fallo de la sentencia de la Sala Primera del alto Tribunal es desestimar el recurso de casación en su totalidad.  

Documentos relacionados 

Normativa considerada 

-Arts. 10, 26 y 60 de Ley de Patentes. Ley 24/2015, de 24 de julio (RCL 2015\1149) 

-Arts. 4, 13 y 14 de Ley de Competencia Desleal. Ley 3/1991, de 10 de enero (RCL 1991\71) 

Jurisprudencia relacionada 

– Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 306/2017 de 17 mayo (RJ 2017\2313) 

– Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 64/2017 de 2 febrero (RJ 2017\454) 

– Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, núm. 96/2014 de 26 febrero (RJ 2014\2101) 

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