La globalización de los mercados conduce necesariamente a la regulación del comercio internacional. Dentro de este ámbito, uno de los objetivos de la protección de las patentes y marcas es el de evitar el aprovechamiento, por quienes no están legitimados para ello, de los beneficios que aquéllas conllevan, así como el consiguiente lucro de las personas que carecen de autorización para la comercialización y distribución de los productos, en detrimento del titular de la marca o patente.
Resulta interesante analizar dónde se encuentra el límite entre lo lícito y lo ilícito, dónde están las fronteras entre las puertas del libre comercio que nos abrió el Espacio Económico Europeo (en adelante "EEE") y el respeto al derecho de la propiedad industrial e intelectual. De la misma manera, considero apropiado preguntarse cuál es el alcance del control de los fabricantes sobre los productos y las marcas que los representan, una vez que los productos han sido comercializados por ellos.
Se podría abordar el concepto de las importaciones paralelas desde dos perspectivas: importaciones dentro de las fronteras del EEE e importaciones por parte de países miembros del EEE desde terceros países; así como desde la doctrina del agotamiento del derecho de marca y sus límites, adaptada a la legislación española por Artículo 36 de la Ley 17/2001 de la Ley de Marcas de 7 de diciembre).
Artículo 36.1: "El derecho conferido por el registro de marca no permitirá a su titular prohibir a terceros el uso de la misma para productos comercializados en el Espacio Económico Europeo con dicha marca por el titular o con su consentimiento. 2. El apartado 1 no se aplicará cuando existan motivos legítimos que justifiquen que el titular se oponga a la comercialización ulterior de los productos, en especial cuando el estado de los mismos se haya modificado o alterado tras su comercialización."
En la Unión Europea (en adelante "UE"), cuando se trata de importación de productos con origen en alguno de los países miembros, el agotamiento del derecho de marca surte efecto después de la primera comercialización.
Por lo tanto, el derecho que sobre la marca o patente de su producto pueda tener, por ejemplo, un fabricante de automóviles francés, quedará agotado una vez que yo, ciudadano español, pague el precio de dicho producto al fabricante francés. Es decir, que al encontrarnos dentro de un mercado comunitario, los efectos de la figura doctrinal del agotamiento del derecho de marca persiguen limitar esa exclusividad que pueda tener el productor francés sobre sus productos una vez que han sido comercializados en la UE, y más concretamente sobre la marca, favoreciendo de este modo las futuras transacciones comerciales, por parte de terceros ajenos al titular de la marca, de las que pueda ser objeto el bien.
En síntesis, son dos los fundamentos en los que se asienta el agotamiento del derecho de marcas en la UE: de un lado, los bienes han de ser comercializados por primera vez por el titular o por un tercero con su autorización expresa; de otro, la transacción tiene que producirse dentro del EEE. Sobre estos extremos existe numerosa jurisprudencia: SJM número 1 de Alicante, 54/2013 de 11 de marzo, que considero merece una reseña en este artículo por su claridad expositiva, y STJUE de 16 de julio de 1998, entre otras.
Sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante, 54/2013 de 11 de marzo, Fundamento Jurídico Segundo:
"[…] El agotamiento del derecho y, en consecuencia, el fenómeno de las importaciones paralelas, favorece de manera primordial la libre circulación de las mercancías en el territorio del EEE al que hace expresa mención el Considerando 8º del RMC.
8. De la regulación dicha y de la jurisprudencia del TJUE se deduce que el agotamiento precisa la concurrencia de dos requisitos: a) objetivo: los productos deben ser comercializados por primera vez por el titular o por un tercero con su consentimiento y b) territorial: la comercialización ha de ser en el territorio del Espacio Económico Europeo, al desecharse el alcance internacional."
Adicionalmente, también existen limitaciones al agotamiento del derecho que confiere la marca a su titular, y es que el ius prohibendi podría activarse siempre que el fabricante de los bienes tenga motivos legítimos que justifiquen su oposición a la comercialización ulterior de los productos, especialmente cuando éstos hayan sido modificados o alterados tras su primera comercialización, tal y como establece el Artículo 13.2 del Reglamento de la Marca Comunitaria.
En el caso de las importaciones desde terceros países, es decir, países fuera del EEE, mientras el importador no tenga consentimiento del titular de la marca, la operación podrá ser considerada como ilícita. Esta situación ocurre con frecuencia en las importaciones de vehículos de alta gama o en los productos farmacéuticos. Para ilustrar este punto podemos considerar el caso de un comerciante que compra en Reino Unido 50 vehículos de alta gama. Posteriormente, los revende en China a un precio notablemente inferior al que establece el fabricante para ese mercado. El comerciante sigue lucrándose con la operación, pues su precio es menor que el del distribuidor en China pero mayor que el que pagó por los vehículos en Reino Unido.
Esta operación facilita que haya más consumidores en China que puedan comprar el producto, sin que ello impida que el titular de la marca o patente sea recompensado por la primera operación.
En algunos países no miembros de la UE consideran estas operaciones ilícitas, no obstante países como Japón o Argentina, en ocasiones admiten y reconocen el agotamiento regional o internacional de los derechos de marca y patentes para evitar la fragmentación del mercado.
Del mismo modo que hay organizaciones internacionales, como la Organización Mundial del Comercio, que pugnan porque se permitan las importaciones paralelas con el objetivo de evitar el abuso de poder en los precios en países más desfavorecidos. Esta situación se produce, sobre todo, en el sector farmacéutico.
Por lo tanto, y salvo regulación expresa que determine lo contrario, siempre y cuando la primera operación comercial del producto se haya llevado a cabo fuera de las fronteras del EEE, el titular de la marca conservará sus derechos sobre la misma, de cara a futuras comercializaciones, no así cuando la primera operación se ha realizado dentro del EEE.
Finalmente, me gustaría plantear a los lectores una reflexión: ¿Deben reconocerse y permitirse este tipo de prácticas comerciales, como se ha hecho en la UE -lo que ayudaría a desbloquear las desigualdades sociales que sufren los países menos desarrollados- o por el contrario, debe continuar el control sobre los precios en todo momento de la cadena comercial y por ende la segmentación de los mercados?
