Por medio del Acuerdo de Retirada concluido entre la Unión Europea y el Reino Unido de fecha 12 de noviembre de 2019, se acordó que Reino Unido abandonaría la Unión Europea el 1 de febrero de 2020. El período de transición previsto en dicho acuerdo, durante el que el Derecho de la Unión Europea (incluidos los Reglamentos Marca de la Unión Europea y Dibujos y Modelos Comunitarios, así como sus instrumentos de aplicación) seguía siendo aplicable en el Reino Unido, finalizó el pasado 31 de diciembre de 2020.
Es a partir del 01 de enero de 2021 cuando se dibuja un nuevo camino para las marcas de la Unión Europea y Dibujos y Modelos Comunitarios que trataremos de desglosar a continuación.
Uno de los puntos más importantes es el que afecta a los titulares de marcas de la UE y Diseños comunitarios que ya cuenten con un registro ante la EUIPO. Estos titulares pasan de manera automática a tener un nuevo registro idéntico en Reino Unido (comparable UK trade mark). De este modo, el nuevo registro en Reino Unido será idéntico al que ya tenían registrado en la EUIPO, es decir, se trata de un derecho equivalente que contará con el mismo número de solicitud y registro, más el prefijo “UK”.
La UKIPO ya ha adaptado su base de datos (https://trademarks.ipo.gov.uk/ipo-tmcase) donde pueden consultarse tanto las marcas nacionales de Reino Unido, las marcas nacionales de Reino Unido registradas ante la EUIPO, las marcas nacionales de Reino Unido registradas ante la WIPO, así como las marcas internacionales que hayan designado a Reino Unido.
Este proceso de “clonación” de registros se ha llevado a cabo de manera automática por la UKIPO sin coste alguno para el titular, quien no tendrá que abonar ninguna tasa adicional por el nuevo registro.
Es importante señalar que la UKIPO no ha asumido como obligación el envío a los titulares de los derechos de una comunicación con los detalles de cada nuevo registro, por lo que deberá ser diligencia del titular o de sus representantes su comprobación y verificación.
Por otro lado, la normativa hace mención a las solicitudes de marcas de la UE y dibujos comunitarios que estuvieran pendientes de registro a fecha 01.01.2021, las cuales no serán “clonadas” como sí ocurre en el caso anterior.
En este caso los solicitantes disponen de un plazo de 9 meses (esto es, hasta el 30.09.2021) para solicitar una nueva marca equivalente en Reino Unido (refiling), la cual conservará tanto la fecha de solicitud ante la EUIPO, como la fecha prioridad en caso de haberse reivindicado.
Ahora bien, estas nuevas solicitudes de marcas y diseños equivalentes en Reino Unido sí estarán sujetas al pago de las tasas oficiales marcadas por la UKIPO y serán examinadas y publicadas a efectos de oposiciones como cualquier otro signo distintivo nacional de Reino Unido.
En cuanto a las renovaciones, el nuevo marco normativo vuelve a realizar dos diferenciaciones:
Las renovaciones de las marcas de la Unión Europea y Dibujos Comunitarios cuyo vencimiento sea anterior al 01 de enero de 2021 se pueden renovar ante la EUIPO con normalidad, surtiendo efectos sobre la nueva marca clonada en Reino Unido.
En estos casos, resulta especialmente interesante para los titulares hacer uso de la posibilidad de renovación de la marca de la UE o Dibujos comunitario durante el período de gracia. Como es sabido, si la solicitud de renovación no se presenta a tiempo, se dispondrá de un periodo adicional de seis meses para realizar una renovación tardía. La solicitud de renovación tardía se deberá presentar junto con el pago de la tasa con un recargo del 25% durante este periodo de gracia, que comienza el día siguiente a la fecha de expiración.
Esta opción reporta a los titulares un evidente ahorro en cuanto al pago de tasas ya que a pesar de tener que pagar un recargo del 25% sobre las tasas de renovación de la EUIPO, les permite ahorrarse las correspondientes a la renovación en Reino Unido durante los próximos diez años.
Sin embargo, las marcas de la Unión Europea y Dibujos Comunitarios cuya fecha de renovación sea posterior al 01.01.2021 deberán ser renovadas obligatoriamente ante la EUIPO y ante la UKIPO en relación con la nueva marca clonada, lo que implica el pago de una tasa adicional a la Oficina de Propiedad Intelectual de Reino Unido.
Respecto a las marcas internacionales que designan la Unión Europea, las mismas han sido tratadas de la igual manera que las marcas de la Unión Europea según hemos desgranado en los párrafos anteriores. Tanto si se trata de marcas ya registradas o todavía en trámite, se creará una nueva marca equivalente con efectos en Reino Unido de tal manera que en ningún caso la marca internacional pasará a designar Reino Unido como un estado más, si no que se convertirá en una nueva marca nacional.
Por otro lado, es importante resaltar que, tras la salida de Reino Unido, aquellos titulares que no estén interesados en conservar la protección de la marca en Reino Unido podrán ejercer su derecho mediante el procedimiento establecido a tal efecto en el Derecho del Reino Unido conocido como “Opt Out”. Esta opción se plantea especialmente interesante para aquellas partes implicadas en la negociación de un acuerdo de coexistencia de marcas de la Unión Europea.
La nueva regulación también hace mención a las marcas colectivas y de certificación, que seguirán el mismo camino que el resto de signos distintivos, si bien la UKIPO podrá requerir a sus titulares la presentación de una traducción del reglamento de uso en caso de haberse presentado en una lengua distinta a la inglesa.
Otro dato importante para los solicitantes y titulares de marcas de la Unión Europea y Dibujos Comunitarios es que todo este proceso de creación de marcas y diseños clonados o equivalentes se ha llevado a cabo por la UKIPO mediante un sistema de importación de datos, es decir se han trasladado de manera automática tal y como constan inscritos ante la EUIPO.
Ahora bien, hay determinados datos que no son importados de manera automática, como son los referentes a posibles derechos inscritos a favor de terceros: licencias, hipotecas u opciones de compra. Es por ello por lo que el deber de vigilancia y diligencia tanto de los titulares como de sus representantes implicará que se presente una solicitud expresa de inscripción de tales cargas o gravámenes ante la UKIPO.
En cuanto a la representación, los titulares de las nuevas marcas y diseños creados en Reino Unido a partir de una solicitud o registro en la EUIPO o WIPO (cuando se haya designado Reino Unido), no necesitarán nombrar a un representante durante los siguientes 3 años contados a partir del 01 de enero de 2021.
Después de este período, es decir, a partir del 01 de enero de 2024, los titulares deberán hacer constar ante la UKIPO un domicilio a efectos de notificaciones en Reino Unido, Gibraltar o Islas del Canal siempre que se inicie un nuevo procedimiento contencioso con relación a estos derechos, tales como procedimientos de oposición, nulidad o rectificación. En caso de no iniciarse ningún nuevo procedimiento contencioso, aún después del 01 de enero de 2024, los titulares no quedarán obligados a designar un nuevo domicilio.
Este punto resulta interesante para los profesionales con domicilio en Reino Unido o Gibraltar, quienes se encuentran ante una nueva oportunidad empresarial en tanto que un gran porcentaje de los dos millones de nuevos derechos creados en Reino Unido a partir de derechos preexistentes en la EUIPO, requerirán de sus servicios para la designación de un nuevo domicilio ante la UKIPO.
Finalmente, respecto a las invenciones, mencionar que el Acuerdo de Retirada no ha afectado a las patentes europeas ya que el Convenio de la Patente Europea (CPE) no se encuadra dentro del derecho de la Unión al tratarse de un tratado internacional, por lo que el marco normativo de las patentes europeas y solicitudes PCT extendidas a Reino Unido seguirá siendo como hasta ahora.
