A la hora de determinar la indemnización de daños y perjuicios en caso de infracción de patente, la aplicación de la doctrina jurisprudencial de los daños “ex re ipsa” no puede realizarse de forma automática. Una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya, en todo caso, la necesidad de prueba.
Partiendo de la premisa de que en derecho español la carga de la prueba corresponde al demandante, en nuestra jurisprudencia se aprecia una línea interpretativa del Tribunal Supremo que entiende que la existencia de daños y perjuicios en materia de propiedad industrial y de competencia desleal debe acreditarse y probarse en todo caso.
Paralelamente, existe una segunda línea jurisprudencial que considera que existen algunas situaciones de hecho en las que, constatada la infracción de un derecho de propiedad industrial, puede entenderse que los daños y perjuicios son una consecuencia necesaria de la infracción. En este sentido, la sentencia de 1 de junio de 2005 destaca que "raramente podrá darse la infracción que ningún beneficio reporte al infractor, o ningún perjuicio cause al demandante interesado en que cese la ilicitud, si se tiene en cuenta el interés económico que preside estos ámbitos, generalmente vinculados a actividades empresariales".
El Tribunal Supremo, a raíz de su sentencia de 17 de julio de 2008 parece retomar la línea jurisprudencial anterior por cuanto entiende que los daños y perjuicios no se presumen sino que deben acreditarse por quien los reclama, tanto su existencia como su importe. Reconoce asimismo la sentencia que, excepcionalmente, la jurisprudencia estima correcta la presunción de existencia de daños cuando se deduce, necesaria y fatalmente del ilícito, o es consecuencia forzosa, natural e inevitable o los daños son incontrovertibles, evidentes o patentes. Lo que la sentencia viene a perfilar es que la aplicación de la doctrina "ex re ipsa" en propiedad industrial y competencia desleal es una presunción de la causación en supuestos singulares evidentes y aunque en algunas resoluciones se tiende a generalizar el criterio, en modo alguno la doctrina jurisprudencial admite la aplicación en todo caso de la regla "ex re ipsa" ni menos todavía ha admitido la existencia de una presunción legal del daño en el caso de violación de una patente. En resumen, una cosa es que la situación del caso revele la existencia del daño sin necesidad de tener que fundamentarla en un medio de prueba, y otra distinta que haya una presunción legal que excluya en todo caso la necesidad de prueba.
De hecho existen supuestos en la práctica donde, habiéndose producido una lesión de un derecho de propiedad industrial, no se ha provocado perjuicio alguno al titular de dicho derecho. Tal es el caso analizado en la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (sección 15) núm. 165/008 de 9 de mayo. En dicho procedimiento se considera que existe violación de una patente químico-farmacéutica realizada por un sujeto que durante la vigencia de la patente ofrece a través de un anuncio publicitario en una revista del sector farmacéutico, la comercialización de un producto genérico que viola dicha patente. En este caso, dado que el acto lesivo ha consistido en ofrecer la comercialización, pero no en una comercialización efectiva, considera la Audiencia que no se ha ocasionado ningún perjuicio que deba ser indemnizado ni ha propiciado ningún enriquecimiento para la demandada a costa de la actora, ni cabe presumir que deba haberlo ocasionado, de forma que no procede indemnización alguna.
Por tanto, la conclusión sería que, de conformidad con la reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, la aplicación de la doctrina de los daños "ex re ipsa" no puede realizarse de manera automática en caso de infracción de derechos de propiedad industrial.
En segundo lugar, en relación con los criterios que resultan de aplicación para fijar la cuantía de la indemnización en caso de infracción de patentes, la redacción que otorga la Ley 19/06 -que ha transpuesto la Directiva comunitaria 2004/48- deja abierto el debate sobre la posibilidad o no de acumular el criterio del beneficio del infractor junto con el del beneficio que previsiblemente hubiera obtenido el titular del derecho si no hubiera existido la competencia del infractor. Mientras algunos tribunales admiten la aplicación simultánea de ambos criterios, lo que sin duda, otorga un carácter punitivo a la indemnización, otros lo rechazan, defendiendo su aplicación alternativa siguiendo la línea del carácter compensatorio de la indemnización.
En mi opinión, resulta difícil pensar en una indemnización punitiva-sancionadora a la vista del Considerando 26 de la Directiva Comunitaria donde específicamente se afirma "El objeto no es instaurar una obligación de establecer indemnizaciones punitivas, sino permitir una indemnización basada en un criterio objetivo, teniendo en cuenta al mismo tiempo los gastos realizados por el titular, como los gastos de identificación e investigación."
