Parece que con la llegada del nuevo año y la situación económica por todos conocidas por la que atraviesa nuestro país, pocos son los que pierden el tiempo y se intenta sacar tajada de dónde sea, aún contraviniendo las leyes.
El caso que a continuación relato es un caso absolutamente verídico, y que se nos ha planteado en el despacho con al menos de dos conceptos diferentes, siendo la solución, desde el punto de vista jurídico la misma.
De un tiempo a esta parte se están dando casos en los que tanto personas físicas, como jurídicas, titulares de determinadas marcas, están reclamando a terceros, que no utilicen la denominación "Community Managers" (a modo de recordatorio, traducción al inglés de "Gestor de Comunidades") para denominar su actividad profesional. El mismo caso se nos ha planteado hace escasos días en relación a la denominación "Salir de Internet", siendo la respuesta exactamente la misma que la que planteamos para este caso.
Haciendo una breve búsqueda en los registros de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), podemos observar como existen, en efecto, marcas registradas que contienen o expresamente protegen la denominación "Community Manager" y un gráfico o logotipo.
Resultados de búsqueda para "Community Manager" en la OAMI
Resultados de búsqueda para la denominación "Community Manager" en la OEPM.
El sistema de marcas, a nivel mundial funciona de forma muy semejante, en lo que respecta a clasificación de las marcas. Éstas se registran por clases, debidamente aprobadas en la Clasificación aprobada por el Convenio de Niza, de tal forma que puede existir un mismo producto o servicio registrado con la misma marca, siempre y cuando no hayan sido registrados para la misma clase o clases.
En este caso, parece que las clases más registradas, tanto a nivel de España, como a nivel de la Unión Europea completa, son la clase 35, 38, 41, 9, 16 y 42, todas ellas Marcas denominativas con gráfico. Es decir, marcas se componen de una denominación y un gráfico concreto.
Pero,
¿qué dice la normativa de marcas en España en relación a si es posible o no prohibir que alguien utilice mi marca si yo la tengo registrada?
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas:
- El registro de la marca confiere a su titular el derecho exclusivo a utilizarla en el tráfico económico.
-
El titular de la marca registrada podrá prohibir que los terceros, sin su
consentimiento, utilicen en el tráfico económico:
- Cualquier signo idéntico a la marca para productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté registrada.
- Cualquier signo que por ser idéntico o semejante a la marca y por ser idénticos o similares los productos o servicios implique un riesgo de confusión del público; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación entre el signo y la marca.
- Cualquier signo idéntico o semejante para productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, cuando ésta sea notoria o renombrada en España y con la utilización del signo realizada sin justa causa se pueda indicar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca o, en general, cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad o renombre de dicha marca registrada.
Parece evidente, que si tengo registrada una marca con la denominación "Community Manager", podremos solicitar al resto de agentes del mercado que o bien, dejen de utilizar nuestra marca o bien nos abonen una licencia de uso y explotación en caso de querer utilizarla, ¿verdad?
Pues bien, sigamos ahondando más en la normativa de marcas vigente en España, porque no tiene desperdicio el resultado final de este culebrón
Si atendemos a lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, donde se regulan expresamente las prohibiciones absolutas para llevar a cabo el registro de marcas, podemos observar como se diferencias 11 casos en los que no es posible registrar marcas, que pueden ser agrupados en tres grupos atendiendo a los fundamentos de base o razones:
- Que el signo carezca de capacidad distintiva en abstracto o en concreto (es decir, en relación con un determinado producto o servicio)
- Que existe la necesidad de mantener en el dominio público determinados signos, pues entiende el legislador que nadie puede apropiárselos en exclusiva al ser necesarios para el tráfico económico de todos los operadores. Se trata, por tanto, de prohibiciones relacionada con el mantenimiento de un adecuado sistema de competencia.
- La exclusión legal de determinado símbolos o signos que, por razones históricas, de política legislativa o de orden social, no merece la protección que se atribuye mediante el derecho de marcas.
De los 11 supuestos planteados, el caso concreto que no interesa, es el siguiente:
No podrán registrarse como marca los signos que:
(…) se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales para designar los productos o los servicios en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio.
Ahora vienen las preguntas clave:
¿Es el termino "Community Manager"…
- Un término que se ha convertido en habitual en el sector del márketing online? Parece más evidente, que de un tiempo a esta parte, no sólo denomina un servicio en cuestión, sino que denomina una profesión y/o puesto de trabajo concreto (por cierto, muy demandado y bien pagado, o eso parece)
- Un término que se utiliza habitualmente para designar servicios de márketing online y de gestión de comunidades en el lenguaje común o en las costumbres constantes del comercio (del sector del márketing, claro)? Parece evidentemente que sí es así.
Si seguimos leyendo el artículo 5 de la citada Ley de Marcas, podemos observar como en relación a las marcas que se encuentren dentro del caso de prohibición absoluta analizado, se permite que esas palabras concretas sean empleadas en marcas, lo que no excluye en modo alguno que no se puede prohibir a terceros la utilización de la denominación "Community Manager" para referirnos a la actividad de gestionar comunidades online, o no, porque…el gestor de comunidades de propietarios de inmuebles, ¿por qué no lo denominamos también Comunity Manager? 😀
Como conclusión, podemos terminar diciendo que:
Podemos utilizar libremente la denominación "Community Manager" para denominar nuestro puesto de trabajo, profesión o servicios prestados para referirnos a la gestión de comunidades online (redes sociales, plataformas de microbloging, gestión de marca y procesos de comunicación online)
Si alguien os amenaza con demandaros, no puedo deciros otra cosa que estaremos encantados de llevar el procedimiento en cuestión, dado que permitirá sentar un precedente claro sobre cuáles son los limites claros que la normativa de marcas ha establecido en España, y en prácticamente todos los países del Espacio Económico Europeo, lo más probable es que pierda el derecho que tiene sobre la marca que en su caso hubiera conseguido, por incurrir en una causa de nulidad absoluta, de conformidad con el artículo 5 de la Ley de Marcas.
