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14/08/2022. 15:27:09

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EL SUPREMO PERMITE LA COEXISTENCIA DE DOS MARCAS DIFERENTES QUE SE CONFUNDEN ENTRE SÍ

¿Se acuerdan de aquel “qué menox que Monix”?

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Incluye la sentencia

Comercial Monix suspendió pagos en el año 1995. La comisión liquidadora adjudicó, cinco años después, parte de las marcas de la Comercial al Grupo Taurus y vendió otras con el mismo nombre a la empresa Pinti. El pleito iniciado hace diez años por parte de la filial española de la multinacional italiana Pinti, con una demanda en la que pedía que le fuese impedido al grupo Taurus la utilización de la marca “Monix”, ha sido desestimada por el Supremo. De este modo, continuará en el mercado dos marcas iguales de dos empresas diferentes.

Una mujer mirando las características de un producto en un supermercado.

La sentencia resuelve una situación singular en la que las partes enfrentadas son respectivas titulares, cada una, de varias marcas que son confundibles en sus signos distintivos y en los productos que designan ("Monix"). Dicha situación fue creada con plena consciencia por ambas partes porque cuando la demandada adquirió sus marcas de la anterior titular (Comercial Monix, S.A.), sabía que quedaban otras en poder de esta.

A su vez, cuando la demandante compró sus marcas a Comercial Monix, también conocía que la demandada era titular de otras marcas, e incluso trató de comprárselas.

La Sala descarta que exista una actuación fraudulenta o de mala fe en ninguna de las respectivas adquisiciones. Por ello, la solución que acoge es la adoptada por la sentencia de la Audiencia Provincial de convivencia de las marcas.

Apoya esta decisión en que ningún precepto legal de la Ley de Marcas vigente en la fecha del litigio es directamente aplicable al caso concreto y en que la situación producida ha sido creada por las partes con cabal conocimiento de las circunstancias, por lo que han de asumir las consecuencias jurídicas derivadas de su propio actuar jurídico.

Así, la primera adquirente conocía perfectamente que la entidad transmitente conservaba otras marcas confundibles, sin abandono ni renuncia a su uso y explotación. De ello deriva que se creó, de forma asumida, implícita pero inequívocamente, una situación de convivencia de marcas, que, aunque confundibles, no era incompatibles en el sentido de no poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares.

Razona la sentencia que esta eventualidad no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva de la acción de nulidad.

Tampoco tendría sentido, según el Supremo, por ir contra la doctrina de los propios actos, una acción de cualquiera de los titulares de las marcas encaminada a excluir del tráfico las marcas del otro titular con base en la confundibilidad.

A su vez, la otra adquirente obtuvo sus marcas conociendo la situación jurídica de convivencia de las mismas con la anterior adquirente, asumiendo implícitamente la situación de convivencia en la adquisición.

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