Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, de 19 diciembre 2008

En la Villa de Madrid, a diecinueve de diciembre de dos mil ocho.

VISTO por la Sala Tercera (Sección Tercera) del Tribunal Supremo el recurso de casación Nº 5602/2006 interpuesto por laProcuradora de los Tribunales Doña Almudena González García, en representación de ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A., contrala sentencia de fecha 11 de julio de 2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TribunalSuperior de Justicia de Madrid en el recurso nº 872/2003. Han sido partes recurridas la Administración del Estado, representaday defendida por el Abogado del Estado, y la Procuradora de los Tribunales Doña María Isabel Campillo García, en representaciónde JUAN PEDRO DOMECQ, S.L.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO En su resolución de fecha 3 de marzo de 2003, la OEPM desestima el recurso de alzada interpuesto contra otraresolución del mismo organismo de fecha 22 de enero de 2001, tras exponer que en el presente supuesto concurren lassiguientes circunstancias: "los signos enfrentados coinciden en el ámbito aplicativo de los productos alimenticios donde,además, el conjunto PEDRO DOMECQ es notorio en el subsector de las bebidas, si consideramos a los productos alimenticioscomo un amplio sector que engloba alimentos y bebidas, y la coincidencia no se da sólo en el apellido DOMECQ sino enPEDRO DOMECQ, y eso las convierte en marcas mutuamente evocativas y confundibles. En España se viene utilizando comonombre de pila la combinación a su vez de los nombres sencillos, aún cuando en la práctica y por las dificultades que entrañanlos nombres compuestos, se utilice sólo alguno de los dos. Este hecho real, trasladado al caso que nos ocupa, convierte en nosuficiente el elemento "Juan"…unido a…"Pedro Domecq, S.L."para considerarlo de entidad relevante para disipar cualquiergénero de duda y perplejidad entre las marcas enfrentadas, en las que para este sector "Pedro Domecq" es notoria, por lo quees posible que el público general, consumidor de los productos alimenticios "Pedro Domecq", asociara ambas marcas, riesgoque trata de evitar laLey 32/1988 de Marcas en su art. 12.1.a)".Previamente la resolución precisa que la marca "TOROS DEJUAN PEDRO DOMECQ" accedió al Registro en fase de recurso -tras haber sido denegada de oficio por la marca "PEDRODOMECQ"- por la declaración de consentimiento prestada por la entonces titular de la marca, mientras que en el presentesupuesto no se ha aportado declaración de consentimiento de la entidad ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A.

SEGUNDO En el recurso contencioso-administrativo nº 872/2003, la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid dictósentencia, con fecha 11 de julio de 2006, cuyo fallo es delsiguiente tenor literal: «FALLO: Que estimando el presente recurso contencioso-administrativo nº 872/2003 interpuesto por laProcuradora Dª Mª Isabel Campillo García, en la representación de "Juan Pedro Domecq, S.L." contra la resolución de la OficinaEspañola de Patentes y Marcas de fecha 3 de marzo de 2003, desestimatoria del recurso de alzada deducido contra laResolución de la misma Oficina de fecha 22 de enero de 2001, que denegó el registro de la marca nacional número 2.299.539"Juan Pedro Domecq" (mixta) para amparar productos de la clase 29 del Nomenclátor Internacional, anulamos dichasresoluciones por no ser ajustadas a Derecho y, en su lugar, declaramos que procede el acceso registral de dicha marca en laforma solicitada por la actora. Sin costas».

TERCERO El fundamento de derecho quinto de la citada sentencia dice textualmente:

"QUINTO.- Pues bien, la aplicación de la anterior doctrina conduce a la estimación del presente recurso, pues la Sala apreciala existencia, entre los signos enfrentados, de diferencias que permiten su convivencia en el mercado.

Así, en el caso en examen se ha de tener en cuenta que el elemento denominativo de la marca aspirante coincide con la razónsocial de la entidad que solicita el registro, siendo, además, tal y como se puso de manifiesto en vía administrativa y resulta delpropio poder general para pleitos aportado por la recurrente, el nombre y primer apellido del Administrador único de la sociedadactora, siendo jurisprudencia reiterada que se permite la concurrencia de apellidos cuando la marca aspirante vaya acompañadade otros elementos identificativos distintos del apellido que lo distinga de otras similares anteriormente registradas, supuesto queconcurre en el caso de autos, en el que, en la confrontación con las marcas prioritarias, la marca aspirante añade el nombre de"JUAN", así como un gráfico característico en el que figura la letra "V" dentro de una forma gráfica con los lados arqueados haciafuera y apuntando hacia abajo, representativo del hierro de la ganadería, con lo cual ha de concluirse que entre los signosenfrentados existen suficientes diferencias denominativas y gráficas, en una consideración global de los mismos, comoestablece la reiterada doctrina del Tribunal Supremo, que excluyen el riesgo de confusión, y, por lo tanto, el peligro deasociación.

Y a este respecto se ha de notar que, si bien la entidad codemandada relativiza el componente gráfico de la marca aspirante, sinembargo, en un examen de conjunto de los signos enfrentados es claro que no se puede prescindir de tal elemento, que en elcaso de autos tampoco pierde su fuerza diferenciativa, como aquélla pretende, por referirse a productos no atinentes a resesbravas, sino al sector alimenticio.

Por lo tanto, se ha de concluir que no pueden prosperar las alegaciones formuladas en este punto en los escritos decontestación a la demanda, pues existen las suficientes diferencias que permiten la convivencia y compatibilidad en el mercadoentre la marca solicitada y las oponentes, aunque la prioritaria número 1.145.611 "PEDRO DOMECQ" ampare productos de lamisma clase 29 del Nomenclátor, y en algunos casos coincidentes con los que pretende amparar la aspirante, y ello en cuanto,a juicio de esta Sección, el elemento denominativo "Juan", unido al gráfico característico a que antes se ha hecho mención,actúan con fuerza distintiva e individualizadora suficiente respecto a las marcas oponentes en que intervienen los elementoscomunes PEDRO DOMECQ

En definitiva, de una visión de conjunto de las marcas enfrentadas resultan suficientes diferencias denominativas y gráficas, loque provoca que no concurra el presupuesto de riesgo de confusión o de asociación entre las mismas, por lo que, sentada estapremisa, tampoco puede entrar en juego el invocadoartículo 13.c) de la Ley 32/1988 pues, conforme es doctrina de esta Sala Terceradel Tribunal Supremo, el citado precepto no puede disociarse del "juicio de confundibilidad" entre los signos enfrentados,de modo que, no apreciándose riesgo de confusión ni riesgo de asociación entre las marcas confrontadas, dicho preceptodeviene aplicable.

Téngase en cuenta, además, que no cabe admitir la argumentación, ya plasmada en la resolución impugnada, respecto a laextensión del carácter notorio del conjunto "PEDRO DOMECQ" en el ámbito de las bebidas al sector de los productosalimenticios, pues ha de considerarse que la notoriedad en un sector determinado específico no tiene por qué ampliarseautomáticamente a otros concretos sectores que, aunque próximos, no dejan de ser específicos".

CUARTO Contra la referida sentencia preparó recurso de casación la representación procesal de ALLIED DOMECQ ESPAÑA,S.A. El Tribunal "a quo" lo tuvo por preparado mediante providencia de 18 de octubre de 2006.

QUINTO La representación procesal de ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A., mediante escrito presentado en el Registro GeneraldelTribunal Supremo el 12 de diciembre de 2006, interpuso recurso de casación contra la referida sentencia, al amparo de lostres siguientes motivos, acogidos todos alart. 88.1.d) de la L.J.: 1) En el primero, imputa a la sentencia la infracción delartículo 12.1.a de la Ley 32/1988, de Marcas, a) porque como consecuencia de considerar como circunstancia relevante la de que elelemento denominativo de la marca "JUAN PEDRO DOMECQ" coincida con la denominación social del solicitante y con elnombre y apellido del administrador único de la sociedad, ha aminorado el rigor comparativo entre los signos enfrentados,infringiendo así el principio de especialidad y la abundante jurisprudencia que cita la recurrente; b) porque las marcas sonparcialmente idénticas y protegen productos idénticos en un caso y manifiestamente semejantes en otros; c) porque lacomparación entre las marcas debería haberse realizado con el máximo rigor no sólo porque los productos que distinguen lasmarcas son idénticos en el caso de la marca oponente nº 1.145.611 "PEDRO DOMECQ" sino también porque esta marca, talcomo reconoce la propia sentencia, es notoria para productos íntimamente relacionados con los solicitados por la marca "JUANPEDRO DOMECQ", y es una exigencia jurisprudencial la de la protección reforzada de la marca notoria, lo que justifica con lassentencias que cita; d) porque no existe la jurisprudencia reiterada y unánime que invoca la sentencia recurrida, sin cita ninguna,que permita la concurrencia de marcas compuestas por los mismos apellidos; y menos en el presente supuesto en el que elapellido no es común y el nombre propio no es especialmente significativo; cita sobre este particular, entre otras, laSTS de 2 de febrero de 2004, dictada en el recurso nº 3617/2000, en la que este Tribunal declaró la incompatibilidad entre las marcas"GANADERÍA DE CASA DOMECQ" y "TOROS DE JUAN PEDRO DOMECQ", ambas para la clase 31; e) por último, porque elcomponente gráfico de la marca aspirante tiene una eficacia diferenciadora muy limitada, ya que las marcas se mencionan y sedemandan en el mercado de forma oral y por ello la parte esencial es la denominativa. 2) En el segundo motivo se considerainfringido elart. 13.c) de la Ley de Marcas de 1988, alegándose que no es correcta la interpretación según la cual, al no existirriesgo de confusión o asociación entre los signos, no puede aplicarse dicho precepto; sostiene esta parte que elaprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados presupone la existencia de un cierto grado desemejanza entre los signos y entre los productos, pero distinto del que prevé elartículo 12.1.a) de la Leyde marcas, comoexpresan lasentencias dictadas por el Tribunal de Justicia en los Asuntos C-408/01 (Adidas) y C-375/97(General MotorsCorporation/Yplon, S.A.), que para apreciar dicho aprovechamiento no exigen que el consumidor confunda ni asocie las marcassino que consideran suficiente que el consumidor las relacione, que traslade a la marca posterior la imagen positiva que tiene dela anterior. 3) El motivo tercero denuncia la infracción de la jurisprudencia aplicable, relativa a las siguientes declaracionesgenerales: a) inaplicación del criterio de menor flexibilidad por coincidencia de la marca con la denominación social delsolicitante; b) necesidad de extremar el rigor comparativo cuando los productos de las marcas enfrentadas son idénticos; c)mayor relevancia del factor fonético frente al gráfico en la comparación de signos; d) protección reforzada de la marca notoria.Por todo ello, suplica sentencia "estimando los motivos del recurso y casando la sentencia recurrida, resolviendo de conformidadcon la súplica del escrito de contestación a la demanda planteado en primera instancia, esto es, confirmando el acuerdorecurrido de la Oficina Española de Patentes y Marcas que denegó la solicitud de la marca nº 2.299.539 "V JUAN PEDRODOMECQ" clase 29".

SEXTO Mediante providencia de 21 de mayo de 2007 el recurso de casación ha sido admitido.

SÉPTIMO Se han opuesto al recurso de casación: 1) El Abogado del Estado, que solicita la desestimación del recurso concostas; y 2) la representación procesal de JUAN PEDRO DOMECQ, S.L., en cuyo escrito se alega: 1) respecto de la infraccióndelartículo 12.1.a) de la Ley de Marcas, a) que la jurisprudencia del Tribunal Supremo que cita ha establecido que la apreciaciónde las circunstancias fácticas resulta intangible en casación, salvo que se hayan infringido las normas reguladoras de lavaloración tasada de la prueba, o si la apreciación de los hechos pueda ser considerada arbitraria, ilógica o irracional, lo que noocurre en el presente supuesto; b) que la recurrente sólo pretende sustituir el criterio de la Sala por el suyo propio; c) que lacomparación se ha hecho desde una visión de conjunto, conforme señala la jurisprudencia, y no puede hacerse descomponiendocada uno de los elementos de los signos enfrentados como pretende la recurrente; d) que existe reiterada jurisprudencia queatribuye al elemento gráfico carácter diferenciador, en particular cuando sólo concurre en una de las marcas enfrentadas; e) quela realidad social impone una mayor relevancia de los elementos gráficos de las marcas como ha señalado el "Informe para elComité ejecutivo de Montreal 1995" elaborado por la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial ycomo declara también la jurisprudencia que cita; f) que, existiendo diferencia entre los signos, el hecho de que una de lasmarcas prioritarias ampare productos de la clase 29 -como la aspirante- es irrelevante, porque elartículo 12.1.a) de la Ley de Marcasexige la concurrencia de ambos requisitos para que opere la prohibición de registro; g) que la compatibilidad entre lasmarcas viene reforzada por el grado de atención del consumidor, en este caso especializado; h) que existen marcas de tercerosque presentan elementos comunes o coincidentes con los de las marcas en conflicto, y que conviven pacíficamente en elmercado; i) que las normas limitativas del acceso al Registro deben interpretarse restrictivamente; j) y que la jurisprudencia delTribunal Supremoha autorizado la inscripción de apellidos para diferentes personas, salvo en los casos de identidad absoluta.2) Con relación al motivo segundo, alega que a través del mismo el recurrente pretende la revisión de los hechos declaradosprobados y que su argumentación es contraria a la jurisprudencia de esta Sala, que sólo reconoce una protección especial a lasmarcas renombradas, pero no a las marcas notorias como la de la recurrente, que lo es sólo en el sector de los vinos y bebidas;añade que el administrador único de la sociedad recurrida fue accionista de la mercantil "PEDRO DOMECQ, S.A.", que fueextinguida al ser absorbida por el grupo británico ALLIED LYONS, por lo que no se trata de una sociedad que pretendaapropiarse de signos ajenos sino que, por el contrario, es destacada en el sector de la ganadería. 3) Y, en cuanto al motivotercero, alega que el motivo de casación consistente en la infracción de la jurisprudencia tiene escasa virtualidady que haquedado acreditado que existen sentencias de sentido contrario a las señaladas por la actora. Concluye suplicando sentenciaque desestime el recurso, con imposición de las costas a la recurrente.

OCTAVO Mediante providencia de 18 de julio de 2008, se señaló para votación y fallo del recurso el 9 de diciembre de 2008,designándose Magistrado Ponente al Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret. En la indicada fecha han tenido lugar ambosactos.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Fernando Ledesma Bartret, Presidente de la Sección

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO Los tres motivos de casación articulados son susceptibles de tratamiento conjunto, y su estudio conduce a laestimación del recurso.

1.- Como alega la recurrente, no existe jurisprudencia que excluya o debilite con carácter absoluto la aplicación de la prohibiciónestablecida en elartículo 12.1.a) de la Ley 32/1988en el supuesto de que la marca aspirante coincida con la denominaciónsocial o con el nombre del titular de la misma. Por el contrario, este Tribunal, ensentencias de 13 de marzo de 2006 (RC 5883/2003) y 1 de diciembre de 2003 (RC 8169/1998), ha declarado que, si bien es cierto que existe jurisprudencia referida a unamayor flexibilidad en la aceptación de un nombre comercial cuando el mismo coincide con la razón social de la empresasolicitante, dicha flexibilidad tiene sin duda el límite de las prohibiciones establecidas por la Ley de Marcas para evitar laconfusión o asociación entre signos distintivos. Y ensentencias de 14 de noviembre, 1 de diciembre de 2.003 y 27 de diciembre de 2.004la Sala ha rechazado el criterio de aminoración de la exigencia de diferencias para los signos que coincidan con ladenominación, razón social o anagrama de la entidad peticionaria, "que si bien pudo tener acogida en la anterior normativa legalque es la que aplica la jurisprudencia que cita el motivo, es difícilmente aceptable en la nueva Ley de Marcas, con la exigenciade los requisitos para proceder a la inscripción; de lo contrario, como decíamos en esas sentencias aplicando ya la Ley deMarcas, una de las finalidades que se trata de conseguir a través del registro, la defensa de los consumidores, quedaría frustradaen los casos en que permitiera dar protección a una marca, en este caso, a un nombre comercial que puede confundirse conotro ya inscrito". En el mismo sentido, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, ensentencia de 9 de abril de 2003, Asunto T-224/01-TUFFTRIDE-, ha precisado lo siguiente: "Asimismo, puede darse un riesgo de asociación entre dos marcascuando la marca anterior es también la denominación de la empresa que es su titular. En tal caso, el público pertinente puedesuponer que las marcas controvertidas pertenecen al mismo titular o que, al menos, entre las empresas existen vínculosestructurales o económicos, como un acuerdo de licencia (véase, sobre este último aspecto, lasentencia del Tribunal de Justicia de 30 de noviembre de 1993, Deutsche Renault, C-317/91, Rec. p. I-6227, apartados 36y siguientes). Ahora bien, en elcaso de autos, la marca anterior no constituye la denominación de la demandante".

2.- Tampoco procede la minoración o exclusión de la prohibición en el supuesto de concurrencia de marcas compuestas por losmismos apellidos, como invoca y aplica -sin cita alguna- la sentencia recurrida, que no expresa cuáles son las razones por lasque el elemento "JUAN" y el signo "V" son suficientes para distinguir a la marca aspirante de las registradas prioritariamente.Por el contrario, esta Sala sí lo ha hecho ensentencia de 2 de abril de 2004, dictada en el recurso 3617/2000que, en un asuntoque presenta importantes similitudes con el presente, ha confirmado la denegación de registro de la marca "GANADERÍA DECASA DOMECQ" para productos de la clase 31 -ganadería-, por apreciar incompatibilidad con la marca "TOROS DE JUANPEDRO DOMECQ", para productos de la misma clase -reses bravas-, apreciando la existencia de identidad denominativa,trasladable al supuesto que nos ocupa, en consideración a los razonamientos que se desarrollan en su fundamento jurídicoquinto en los siguientes términos:

"Aunque los signos en oposición presentan elementos diferentes, sin embargo, hay que admitir que el más característico enambos es el término "DOMECQ", que va a servir a los consumidores para identificar el origen de la res. Frente a ello no cabeargumentar que el comercio se desarrolla entre ganaderos conocedores del mercado de ganadería, pues siempre cabe laposibilidad de que así no sea, y, en todo caso, entre las finalidades que se trata de conseguir con la inscripción de una marca nosólo está la de defensa de los consumidores, sino la de dar relevancia a la titularidad frente a otros productores. Debe tenersepresente que elartículo 12.1 a) de la Ley de Marcas 32/1988, de 10 de noviembre, enumera, como prohibición relativa, lainscripción de las marcas "que por su identidad o semejanza fonética, gráfica o conceptual con una marca anteriormentesolicitada o registrada para designar productos o servicios idénticos o similares puedan inducir a confusión en el mercado ogenerar un riesgo de asociación con la marca anterior", con lo que viene a indicarse, que si la similitud llega a generar unaasociación del producto con otro, la prohibición debe operar. En el presente caso, la inclusión del término DOMECQ junto con elde "CASA", puede generar ese riesgo, pues hace pensar que es omnicomprensivo de todas las ganaderías de la familiaDOMECQ. El que en una marca se use la palabra "ganadería" y en la otra la de "toros", no implica la diferencia conceptual a quealude el demandante, porque el primero es comprensivo del segundo, actuando de especie de un género más amplio. Todasestas razones llevan a concluir que la resolución recurrida ha valorado adecuadamente el alcance del mencionado precepto

Frente a ello no puede argumentarse que han convivido pacíficamente marcas que llevan incorporado el indicado apellido, pues,aunque ello fuera así, la agregación al sector comercial de la ganadería de nuevas marcas que lo tengan con un elementoañadido que parece reducir a la unidad el origen empresarial de todos los toros de la familia Domecq, podrían perjudicar lacoexistencia o generar nuevas perturbaciones derivadas de una errónea asociación. Tampoco cabe aducir una jurisprudencia queestablece el criterio de una apreciación de conjunto del signo, olvidando aquella otra que acude al elemento más característicode los términos empleados. En fin, se citan una serie de sentencias dictadas durante la vigencia dela legislación anterior- Estatuto de la Propiedad Industrial-, por lo que su aplicación a casos que se suscitan bajo la vigencia de laLey de Marcas de 1988no puede acogerse sin reparos dada la distinta regulación existente en una y otra normativa; y en este sentido laintroducción del principio de especialidad por elartículo 12 de la indicada Ley, restringe en cierta medida los criterios del examende conjunto de los signos enfrentados, que han de matizarse en función de la mayor o menor aproximación de los sectorescomerciales implicados, que en el presente caso, es prácticamente el mismo".

En el mismo sentido se han pronunciado lasSSTS de 28 de enero de 2005 (RC 1239/2002) -marca "LUIS BE BACHILLER ELIZONDO"-, de 18 de abril de 2002 (RC 3574/1995) -marca LAURA ASHLEY-, de 12 de febrero de 1996 (RA 12557/1991) -marca "MANUEL GIRÓ"-, de 27 de marzo de 1991 (RA 2675/1991) -marca "MASSAGUER"-, de 8 de octubre de 1984 (RA 1764/1990) -marca "GARVEY"-, y de 30 de diciembre de 1982 (RA 8134/1992) -marca "BARBIER"-.

3.- La interpretación según la cual, si no existe riesgo de confusión o asociación entre los signos no cabe hablar deaprovechamiento indebido de la reputación de otros signos o medios registrados, ha sido matizada no sólo por esta Sala sinotambién por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas que, en lassentencias dictadas en los Asuntos C-408/01 -ADIDAS- y C-375/97-GENERAL MOTORS CORPORATION/YPLON, S.A.-, en relación con las marcas renombradas, pero enuna doctrina trasladable dentro de su ámbito a la marca notoria, considera que no es exigible que el consumidor confunda oasocie las marcas para apreciar dicho aprovechamiento, sino que considera suficiente que el consumidor establezca un vínculoentre el signo y la marca, siempre que la conozca una parte significativa del público interesado por los productos o serviciosamparados por ella. ElTribunal Supremo, en sentencia de fecha 2 de diciembre de 2008 (RC 2076/2006) ha declarado losiguiente: "En diversas ocasiones hemos reiterado que las marcas notorias y renombradas, esto es, aquéllas que tiene unadifusión y conocimiento generalizado en un sector aplicativo (notorias) o en todos ellos (renombradas) reciben una protecciónreforzada que la ley les otorga para proteger la inversión y el esfuerzo empresarial que está en el origen de ese conocimientoacentuado de una marca en el mercado. Aunque la Ley aplicable al caso es menos destacada en este sentido que la ahoravigente (laLey 17/2001, de 7 de diciembre), elartículo 13.c) de la misma -aparte otros preceptos más específicos- permitedispensar dicha protección reforzada a las marcas notorias o renombradas por medio de la proscripción de un aprovechamientoilegítimo de la reputación de las marcas registradas (…) La doctrina reiterada por esta Sala de casación indica que elconocimiento especialmente difundido de una marca notoria o renombrada incrementa el riesgo de que otras marcas puedanprovocar en el consumidor medio confusión entre ellas o, más verosímilmente, su asociación en cuanto al origen empresarial delas mismas (entre otras,Sentencia de 19 de febrero de 2.003 -RC 4.391/1.997-). De lo contrario, además, se seguiría el efectoperverso de que la protección otorgada a una marca notoria o renombrada, con una actividad empresarial subyacenteespecialmente digna de defensa, sería inversamente proporcional a su difusión en el mercado consecuencia de su mayorpresencia e inversión en el mismo". En el mismo sentido, lasentencia de 21 de octubre de 2008 (RC 3239/2006) ha precisadotambién que: "Actualmente, el registro previo de una marca notoria impide registrar cualquier signo idéntico o semejante tambiénpara productos o servicios que no sean similares a aquéllos para los que esté registrada la marca, si la utilización del signorealizada sin justa causa puede comportar una conexión entre dichos bienes o servicios y el titular de la marca, o, en general,cuando ese uso pueda implicar un aprovechamiento indebido o un menoscabo del carácter distintivo o de la notoriedad. Es decir,tratándose de productos iguales o similares, la notoriedad en el conocimiento de una marca previamente registrada por parte delos sectores afectados no puede servir de elemento para minimizar ni excluir -antes al contrario- el riesgo de confusión que segeneraría de admitir su coexistencia con otras marcas, debiendo extremarse en este caso las precauciones al examinar yvalorar los elementos que las diferencian y los que aumentan el riesgo o peligro de error o confusión, tratando siempre de evitarque la marca que pretende el acceso al Registro pueda aprovecharse de la fama o notoriedad reconocida por las que ya seencuentran inscritas en el". Es decir, la protección reforzada de la marca notoria actúa no sólo cuando existe riesgo deconfusión o de asociación sino también en aquellos supuestos en que la aspirante evoque, sugiera, insinúe o recuerde a laobstaculizadora de tal manera que pueda presumirse la concurrencia de un aprovechamiento indebido de aquélla.

4.- Por último, tampoco coincide con el criterio de la Sala la apreciación relativa a la capacidad diferenciadora del elementográfico en términos absolutos sino que, por el contrario, la jurisprudencia ha declarado que debe efectuarse una valoración encada caso concreto, cuyo resultado puede conducir a la tesis contraria a la expuesta por lasentencia recurrida. Por todas, la STS de 21 de octubre de 2008, (RC 3239/2006) -marca "BAVARIA"- aprecia que, incluso desde una visión global, el elementográfico juega una función de carácter secundario, mientras que el elemento denominativo va a ser el que atraiga la atención delos consumidores, el determinante de su decisión de optar por una u otra marca.

Estimado el recurso, procede casar la sentencia impugnada, lo que nos sitúa, de acuerdo con elart. 95.2.c) y d) de la L.J., antela necesidad de resolver lo que corresponda dentro de los términos en que el debate ha sido planteado en la instancia.

SEGUNDO Lo que procede, coincidiendo así con el criterio de la OEPM, es desestimar el recurso contencioso-administrativointerpuesto por la representación procesal de JUAN PEDRO DOMECQ, S.L. contra la resolución de la OEPM de 3 de marzo de2003 que desestimó el recurso de alzada y confirmó la denegación de registro de la marca mixta nº 2.299.539 "JUAN PEDRODOMECQ·, clase 29, solicitada para distinguir "jamones, embutidos (productos cárnicos), carne, extractos de carne, conservascárnicas, aves, caza; frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas; huevos, lecha y productos lácteos; mermeladas ycompotas; aceites y grasas comestibles", denegación fundada en su incompatibilidad con las marcas prioritarias denominativasnº 1.145.611, nº 1.145.612 nº 1.145.613 nº 1.145.614 nº 1.145.615 "PEDRO DOMECQ", registradas, respectivamente, en lasclases 29, para productos coincidentes, 30 "productos alimenticios", 31 "productos agrícolas, hortofrutícolas y alimentos paraanimales, y animales vivos", 32 "cervezas y bebidas no alcohólicas", y 33 "bebidas alcohólicas excepto cervezas", habidacuenta la evidente similitud denominativa existente entre las enfrentadas y la manifiesta relación apreciable entre las áreascomerciales en las que despliegan sus efectos, ya que las marcas enfrentadas amparan productos de la misma clase y enalgunos casos coincidentes, presupuestos determinantes de la aplicabilidad de la prohibición contenida en elart. 12.1.a) de la L.M. 32/1988, de 10 de noviembre.

A tal conclusión llegamos a través de una valoración de conjunto de los signos enfrentados, en la que, sin prescindir de lapresencia del gráfico en la marca solicitada, se concede una capacidad diferenciadora e identificadora superior al términoPEDRO DOMECQ, identificador de la marca prioritaria, apreciando entre ésta y la marca solicitada, JUAN PEDRO DOMECQ,semejanzas fonéticas indiscutibles, susceptibles de generar riesgo de confusión y de asociación entre los consumidores lo que,unido al hecho de que la opuesta es una marca notoria en el campo de la alimentación, por lo que resulta aplicable la protecciónreforzada prevista para estos supuestos, dada la proximidad que existe entre dicho ámbito y el de las bebidas, y la relación entresus cauces de distribución, determina que no pueda tener acceso al registro la marca solicitada, correctamente denegada por laOEPM.

TERCERO De acuerdo con elart. 139.2 de la L.J., no ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni alas de la instancia.

FALLAMOS

1 Ha lugar al recurso de casación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña Almudena González García enrepresentación de ALLIED DOMECQ ESPAÑA, S.A., contra lasentencia de fecha 11 de julio de 2006 dictada por la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madriden el recurso nº 872/2003, quecasamos y dejamos sin efecto alguno.

2 Desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Doña María IsabelCampillo García, en representación JUAN PEDRO DOMECQ, S.L., contra la resolución de la Oficina Española de Patentes yMarcas de 3 de marzo de 2003, desestimatoria del recurso de alzada interpuesto contra la resolución de la propia OEPM de 22de enero de 2001, actos administrativos que deniegan el registro de la marca nº 2.299.539, resoluciones que declaramosconformes a Derecho. Y

3 No ha lugar a la imposición de las costas de este recurso de casación, ni a las de la instancia.

Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertase por el Consejo General del Poder Judicial en lapublicación oficial dejurisprudencia de este Tribunal Supremo, , lo pronunciamos, mandamos y firmamos . PUBLICACIÓN.- Leída ypublicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. DON FERNANDOLEDESMA BARTRET, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como SECRETARIO, certifico.