Sentencia núm. Tribunal General de la Unión Europea Luxemburgo () 15-07-2015

SENTENCIA DEL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

de 15 de julio de 2015

Lengua de procedimiento: inglés.

«Marca comunitaria — Procedimiento de oposición — Solicitud de marca comunitaria figurativa TVR ITALIA — Marcas nacional y comunitaria denominativas anteriores TVR — Motivo de denegación relativo — Riesgo de confusión — Artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) nº 207/2009 — Procedimiento de caducidad — Uso efectivo de la marca anterior — Artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 — Artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009»

En el asunto T-398/13,

TVR Automotive Ltd, con domicilio social en Whiteley (Reino Unido), representada por los Sres. A. von Mühlendahl y H. Hartwig, abogados,

parte demandante,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), representada inicialmente por los Sres. G. Schneider y S. Hanne, y posteriormente por el Sr. J. Crespo Carillo, en calidad de agentes,

parte demandada,

y en el que la otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso de la OAMI, que actúa como parte coadyuvante ante el Tribunal General, es:

TVR Italia Srl, con domicilio social en Canosa (Italia), representada por la Sra. F. Caricato, abogada,

parte coadyuvante,

que tiene por objeto un recurso interpuesto contra la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la OAMI de 14 de mayo de 2013 (asunto R 823/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Muadib Beteiligung GmbH y TVR Italia Srl,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta),

integrado por el Sr. M. Prek, Presidente, y la Sra. I. Labucka y el Sr. V. Kreuschitz (Ponente), Jueces;

Secretario: Sr. L. Grzegorczyk, administrador;

habiendo considerado el escrito de demanda presentado en la Secretaría del Tribunal el 2 de agosto de 2013;

visto el escrito de contestación de la OAMI presentado en la Secretaría del Tribunal el 17 de enero de 2014;

visto el escrito de contestación de la parte coadyuvante presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de enero de 2014;

celebrada la vista el 3 de marzo de 2015;

dicta la siguiente

SENTENCIA

El 19 de febrero de 2007, la coadyuvante, TVR Italia Srl, presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI), en virtud del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993 (LCEur 1994, 25) , sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada [sustituido por el Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009 (LCEur 2009, 378) , sobre la marca comunitaria (DO L 78, p. 1)].

La marca cuyo registro se solicitó es el signo figurativo siguiente:

El registro fue solicitado para productos y servicios comprendidos en las clases 12, 25 y 37 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957 (RCL 1979, 758) , en su versión revisada y modificada, y responden, para cada una de esas clases, a la siguiente descripción:

– clase 12: «Automóviles; coches deportivos; camiones; ciclomotores; motocicletas; bicicletas; triciclos; neumáticos y cámaras para vehículos y vehículos automóviles en general; tractores; autobuses; vehículos y vehículos automóviles; aviones; helicópteros; planeadores; embarcaciones; canoas; barcos; aparatos de locomoción terrestre, aérea o marítima; motores para vehículos terrestres; componentes de bicicletas, de motocicletas, de ciclomotores y de vehículos automóviles; partes constituyentes de embarcaciones y de aeronaves»;

– clase 25: «Vestidos para caballero, señora y jóvenes en general, incluyendo las prendas de piel; camisas; blusas; faldas; trajes sastre; chaquetas; pantalones; pantalones cortos; jerseys; camisetas interiores; pijamas; medias; mallas de tirantes; corsés (ropa interior); ligas; bragas; sujetadores; combinaciones; sombreros; fulares; corbatas; impermeables; abrigos; abrigos; trajes de baño; chándales; anoraks; pantalones de esquí; cinturones; pieles; bufandas; guantes; batas; calzado en general, incluyendo zapatillas, zapatos, zapatos deportivos, botas y sandalias»;

– clase 37: «Una actividad dirigida al sector de la construcción y reparación, con especial referencia al sector mecánico y automovilístico».

La solicitud de marca comunitaria se publicó en el Boletín de Marcas Comunitarias nº 4/2008, de 28 de enero de 2008.

El 25 de abril de 2008, Muadib Beteiligung GmbH formuló oposición con arreglo al artículo 42, apartado 1, del Reglamento nº 40/94 (LCEur 1994, 25) (actualmente artículo 41, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 [LCEur 2009, 378] ), contra el registro de la marca solicitada para todos los productos y servicios a los que se hace referencia en el apartado 3 anterior.

Los motivos invocados en apoyo de la oposición eran los contemplados en el artículo 8, apartado 1, letra b), en el artículo 8, apartado 4, y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 40/94 (LCEur 1994, 25) [actualmente artículo 8, apartado 1, letra b), artículo 8, apartado 4, y artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) ].

La oposición se basaba, en particular, por una parte, en la marca comunitaria denominativa anterior TVR (en lo sucesivo, «marca comunitaria anterior»), registrada el 14 de abril de 1998 con el número 61 283, que designa los «automóviles y sus partes y piezas», comprendidos en la clase 12 y, por otra parte, la marca británica denominativa anterior TVR (en lo sucesivo, «marca británica anterior»), registrada en el Reino Unido el 27 de febrero de 2004 con el número 2 343 460, para productos y servicios de las clases 9, 11, 25 y 41.

A raíz de una solicitud de la coadyuvante para que Muadib Beteiligung aportase la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior, en el sentido del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , esta última presentó varios documentos como medio de prueba, en forma de declaración de un testigo de la Sra. H., abogada en materia de marcas de la sociedad Marks & Clerk y representante legal de Muadib Beteiligung en el procedimiento de oposición.

Mediante resolución de 21 de septiembre de 2010 la División de Oposición estimó parcialmente la oposición y la desestimó en parte. En primer lugar, la División de Oposición estimó la oposición al considerar que Muadib Beteiligung había aportado la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior para los «coches deportivos así como sus componentes» de la clase 12. En segundo lugar, teniendo en cuenta estos últimos productos así como los productos y servicios a los que se refiere la marca británica anterior, la División de Oposición concluyó que existía riesgo de confusión entre las marcas en conflicto para los productos y servicios de las clases 12, 25 y 37, con excepción de los productos «camiones», «tractores», «autobuses», «ciclomotores», «bicicletas», «triciclos», «aviones», «helicópteros», «planeadores», «embarcaciones», «canoas», «barcos», «aparatos de locomoción aérea o marítima», «componentes de bicicletas, de ciclomotores» y «partes constituyentes de embarcaciones y aeronaves» de la clase 12. En tercer lugar, la División de Oposición desestimó los motivos de oposición, basados, respectivamente, en el artículo 8, apartado 4, y en el artículo 8, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) . En cuarto lugar, denegó la solicitud de marca comunitaria «para los productos y [los] servicios antes citados» y la admitió para los «demás productos [de la] clase 12».

El 14 de abril de 2011, la coadyuvante interpuso un recurso ante la OAMI, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 58 a 64 del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , contra la resolución de la División de Oposición, en la medida en que ésta había denegado la solicitud de registro.

El 17 de abril de 2011, la coadyuvante presentó a la OAMI una solicitud de caducidad de la marca comunitaria anterior, con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , para todos los productos a los que se refiere la citada marca comprendidos en la clase 12.

El 25 de mayo de 2011, la coadyuvante solicitó que se suspendiese el procedimiento de oposición ante la Sala de Recurso a la espera de la resolución sobre la solicitud de caducidad.

El 15 de julio de 2011, Muadib Beteiligung presentó sus observaciones sobre el recurso y sobre la solicitud de suspensión a la que se opuso.

El 26 de octubre de 2011, la Sala de Recurso decidió suspender el procedimiento de oposición a la espera de la resolución sobre la solicitud de caducidad.

Mediante resolución de 8 de mayo de 2012, la División de Anulación desestimó la solicitud de caducidad debido a que Muadib Beteiligung había aportado la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior durante el período comprendido entre el 17 de mayo de 2006 y el 16 de mayo de 2011.

El 13 de julio de 2012, la coadyuvante interpuso un recurso contra la resolución de la División de Anulación.

Mediante resolución de 9 de octubre de 2012, la Sala de Recurso declaró la inadmisibilidad del recurso debido a su carácter extemporáneo.

El 1 de marzo de 2013, la OAMI informó a las partes de que se había levantado la suspensión del procedimiento de oposición y que el referido procedimiento continuaba.

Mediante resolución de 14 de mayo de 2013 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), notificada a Muadib Beteiligung el 23 de mayo de 2013, la Segunda Sala de Recurso estimó el recurso en su totalidad, anuló la resolución de la División de Oposición y desestimó la oposición en su totalidad. Para fundamentar su resolución, la Sala de Recurso de la OAMI consideró esencialmente que, por un lado, durante el período comprendido entre el 28 de enero de 2003 y el 27 de enero de 2008, Muadib Beteiligung no había aportado la prueba del uso efectivo ni de la marca comunitaria anterior (apartados 16 a 31 de la resolución impugnada) ni de la marca británica anterior (apartado 32 de la citada resolución) y, por otro lado, la oposición debía desestimarse en la medida en que se basaba en el artículo 8, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) (apartados 33 a 39 de la resolución impugnada).

Tras varias operaciones de compraventa, la demandante, TVR Automotive Ltd, adquirió la propiedad de las marcas comunitaria y británica anteriores, cuyo antiguo titular era Muadib Beteiligung. Así, a fecha de 1 de agosto de 2013, se mencionaba a la demandante, en las bases de datos de la OAMI y de la United Kingdom Intellectual Property Office (Oficina de la Propiedad Intelectual del Reino Unido), como titular de las marcas comunitaria y británica anteriores.

La demandante solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada.

– Desestime el recurso de la coadyuvante contra la resolución de la División de Oposición.

– Condene en costas a la OAMI y a la coadyuvante.

La OAMI solicita al Tribunal que:

– Anule la resolución impugnada en la medida en que la Sala de Recurso desestimó la oposición por falta de uso de la marca británica anterior.

– Desestime el recurso en todo lo demás.

La coadyuvante solicita al Tribunal que:

– Desestime el recurso y confirme la resolución impugnada.

– Autorice el registro de la marca solicitada.

– Condene en costas a la demandante, incluidas las de los procedimientos ante la OAMI.

Procede desestimar, de entrada, la alegación de la coadyuvante de que el presente recurso se presentó extemporáneamente.

A este respecto, basta señalar que, en el presente asunto, en virtud del artículo 65, apartado 5, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el artículo 58, apartado 1, letras a) y b), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal General, tras la notificación de la resolución impugnada a Muadib Beteiligung el 23 de mayo de 2013, el plazo de recurso de dos meses, ampliado, por razón de la distancia, en un plazo único de diez días previsto en el artículo 60 del Reglamento de Procedimiento, que se aplica contrariamente a lo que afirma la coadyuvante, a toda parte demandante con independencia de su domicilio, expiró el 2 de agosto de 2013. De ello resulta que el recurso, presentado por fax el 2 de agosto de 2013, completado por el envío del original de la demanda el 5 de agosto de 2013, fue presentado cumpliendo el citado plazo.

En la medida en que la coadyuvante discute la legitimación activa de la demandante por no haber demostrado ser titular de las marcas anteriores, procede señalar que la demandante presentó, por un lado, extractos de la base de datos CTM-online de la OAMI, de 1 de agosto de 2013, que la designa como titular de la marca comunitaria anterior y, por otro lado, extractos de la base de datos análoga de la United Kingdom Intellectual Property Office, de la misma fecha, que la designan como titular de la marca británica anterior y que dejan constancia de las modificaciones de dicha marca, que tuvieron lugar los días 17 de octubre de 2011 y 3 de mayo de 2013, debido a un cambio de titularidad por una sucesión en los derechos, en primer lugar, entre Muadib Beteiligung y TVR GmbH y, posteriormente, entre esta última y la demandante.

La impugnación vaga y no fundamentada por la coadyuvante de estos cambios de titularidad de las marcas anteriores no puede cuestionar el valor probatorio de los documentos antes citados.

A este respecto, no puede estimarse la alegación de la coadyuvante de que, como «filial italiana», era la verdadera sucesora de la antigua sociedad matriz británica TVR Engineering Ltd. En efecto, los documentos presentados por la coadyuvante para fundamentar esta alegación se limitan a indicar que la citada sociedad matriz solo tenía acciones correspondientes al 24 % del capital de dicha filial y de ello no se desprende ningún indicio de una sucesión legal entre estas dos sociedades o de una colaboración entre ellas para atribuir a la citada filial la explotación exclusiva de los coches deportivos de la marca TVR.

En estas circunstancias, debe desestimarse la alegación de la coadyuvante de que la demandante no ha justificado su legitimación activa dado que no es titular de las marcas anteriores.

De todas las consideraciones expuestas resulta que procede declarar la admisibilidad del recurso.

Para fundamentar su recurso, la demandante aduce dos motivos, basados, el primero, en la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) y, el segundo, en la vulneración de los principios de fuerza de la cosa juzgada o non bis in idem y del adagio venire contra factum proprium, así como en la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, en relación con el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento.

En el primer motivo, la demandante invoca la infracción del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en la medida en que la Sala de Recurso desestimó la oposición basada en la marca británica anterior por su falta de uso, aun cuando no se había solicitado la prueba de su uso efectivo ni podía además solicitarse. La OAMI comparte las alegaciones formuladas por la demandante y solicita también que se estime el primer motivo. En cambio, a juicio de la coadyuvante la Sala de Recurso no tomó en consideración la marca británica anterior para llegar a la conclusión de la falta de uso de la «marca» de la demandante. La resolución impugnada se limitó a apreciar la falta de uso efectivo de la marca comunitaria anterior y únicamente al final de este análisis se refirió a la marca británica anterior para aplicárselo por analogía. Asimismo, aun cuando, para esta última marca, el período de cinco años, del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, todavía no había expirado, las pruebas presentadas demostraban claramente la intención de la demandante de no utilizar la citada marca, así como su falta de actividad.

A este respecto, basta observar que, en el apartado 32 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso desestimó efectivamente la oposición basada en la marca británica anterior por su uso insuficiente refiriéndose mutatis mutandis a su apreciación de las pruebas presentadas para acreditar el uso de la marca comunitaria anterior (apartados 25 a 31 de la resolución impugnada). No obstante, como alegan legítimamente la demandante y la OAMI, la coadyuvante no había solicitado, durante el procedimiento ante la OAMI, la prueba del uso efectivo de la marca británica anterior, ni pudo hacerlo de forma admisible (véase, en este sentido, el auto de 30 de mayo de 2013, Wohlfahrt/OAMI, C-357/12 P, EU:C:2013:356, apartados 30 y 31). En efecto, dado que la marca británica anterior fue registrada el 27 de febrero de 2004, el plazo de cinco años previsto en el artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento, todavía no había expirado en la fecha de publicación de la solicitud de marca comunitaria, el 28 de enero de 2008. Por ello, en su resolución, la División de Oposición había limitado acertadamente su apreciación a la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior.

De ello se deduce que la Sala de Recurso no podía desestimar la oposición sobre la base de un eventual uso insuficiente de la marca británica anterior.

En consecuencia, procede estimar el primer motivo.

En el segundo motivo, la demandante reprocha a la Sala de Recurso que vulnerase los principios de fuerza de cosa juzgada o non bis in idem y del adagio venire contra factum proprium, así como la infracción del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento. Por un lado, la resolución de la División de Anulación resolvió definitivamente en su favor la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria anterior durante el período comprendido entre mayo de 2006 y mayo de 2011, al menos en el período de mayo de 2006 a enero de 2008. Por ello, la Sala de Recurso no estaba autorizada a proceder a una nueva apreciación de las mismas pruebas, sino que debería haber declarado la inadmisibilidad de la solicitud de prueba del uso formulada por la coadyuvante. Por otro lado, la Sala de Recurso concluyó erróneamente que la citada marca no había sido objeto de un uso efectivo para los productos de que se trata en el período de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria.

La OAMI y la coadyuvante rechazan que los principios de fuerza de cosa juzgada o non bis in idem y el adagio venire contra factum proprium sean aplicables en un procedimiento administrativo ante ésta. Asimismo, rechazan que exista la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior, ya que las pruebas presentadas a tal efecto no fueron suficientes. Así, tras un procedimiento de insolvencia, cesó la actividad económica de la sociedad que explotaba la referida marca, las últimas cuentas de esta sociedad se presentaron en 2004 y su fábrica cerró en 2007. Dicha fábrica ya había estado a punto de cerrar cuando un inversor ruso la había adquirido en 2004. La demandante no ha demostrado una presencia real en el mercado, ni que se hayan vendido realmente automóviles TVR durante el citado período. La alegación vaga y no fidedigna según la cual la producción cayó a dos o tres coches por semana en 2006 no era suficiente. Además, si bien la participación acreditada en salones del automóvil es una indicación de la presencia en el mercado, la presentación de prototipos con dicha ocasión, como el del TVR Sagaris en el salón del automóvil de Birmingham (Reino Unido) en 2004, no significa que el coche en cuestión se haya producido y vendido después de dichos eventos. Del mismo modo, el material publicitario y los comunicados de prensa presentados no demuestran ni si los modelos de que se trata se vendieron realmente durante el período pertinente ni la existencia de una verdadera cuota de mercado. Pues bien, la demandante habría podido presentar pruebas convincentes del uso efectivo de la marca comunitaria anterior, como las cuentas de la sociedad interesada, cifras de ventas, facturas u otras pruebas financieras pertinentes.

Por lo que respecta a la primera parte del segundo motivo, basado en la vulneración de los principios de fuerza de cosa juzgada o non bis in idem y en el adagio venire contra factum proprium, debe recordarse la jurisprudencia consolidada que ha reconocido que el principio de fuerza de cosa juzgada, que impide cuestionar el carácter firme de una resolución judicial, no es aplicable a la relación entre una resolución final en materia de oposición y una solicitud de nulidad, en particular porque, por una parte, los procedimientos ante la OAMI tienen naturaleza administrativa, y no naturaleza judicial y, por otra parte, las disposiciones pertinentes del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , a saber, el artículo 53, apartado 4, y el artículo 100, apartado 2, no establecen regla alguna en este sentido [ sentencias de 14 de octubre de 2009 (TJCE 2009, 317) , Ferrero/OAMI — Tirol Milch (TiMi KiNDERJOGHURT), T-140/08, Rec, EU:T:2009:400, apartado 34; de 22 de noviembre de 2011, mPAY24/OAMI — Ultra (MPAY24), T-275/10, EU:T:2011:683, apartado 15, y de 23 de septiembre de 2014, Tegometall International/OAMI — Irega (MEGO), T-11/13, EU:T:2014:803, apartado 12]. Como señala la OAMI, lo mismo cabe decir de la situación inversa respecto a la relación entre el procedimiento que llevó a una resolución final en materia de caducidad o de nulidad y un procedimiento de oposición. No es menos cierto que las declaraciones hechas en una resolución final en materia de caducidad o de nulidad no pueden ignorarse totalmente por la OAMI a la hora de resolver la oposición entre las mismas partes, que tiene el mismo objeto y está basada en los mismos motivos, como en el caso de autos, la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria, siempre y cuando no existan nuevos elementos fácticos, nuevas pruebas o nuevos motivos que afecten a dichas declaraciones o a los aspectos ya resueltos. En efecto, esta afirmación no es sino una expresión particular de la jurisprudencia según la cual la práctica decisoria anterior de la OAMI constituye un elemento que puede tomarse en consideración para apreciar si un signo es apropiado para ser registrado (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias TiMi KiNDERJOGHURT, antes citada, EU:T:2009:400, apartado 35, y MPAY24, antes citada, EU:T:2011:683, apartado 17).

De ello se deduce que, en el presente caso, la Sala de Recurso no estaba obligada a seguir fielmente las consideraciones y las conclusiones expuestas en la resolución de la División de Anulación. De otro modo, se comprometería el efecto útil de las vías de recurso diferentes a la oposición al registro de una marca comunitaria, por una parte, y de caducidad y de nulidad de una marca comunitaria registrada, por otra, pese a que su utilización sucesiva o paralela es posible con arreglo al Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) (véanse, en este sentido y por analogía, las sentencias TiMi KiNDERJOGHURT [TJCE 2009, 317] , citada en el apartado anterior, EU:T:2009:400, apartado 36, y MPAY24, citada en el apartado anterior, EU:T:2011:683, apartado 18). Esta apreciación se confirma por el hecho de que, a la luz del artículo 42, apartado 2, y del artículo 57, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009, en función de la fecha, bien de la presentación de la solicitud de caducidad o de nulidad, bien de la publicación de la solicitud de registro, los períodos de cinco años durante los cuales se exige la prueba del uso efectivo de una marca comunitaria pueden divergir. Así, en el presente caso, como reconoce la demandante, dichos períodos se extendían de enero de 2003 a enero de 2008 en lo que atañe al procedimiento de oposición y de mayo de 2006 a mayo de 2011 respecto al procedimiento de caducidad, de modo que los objetos de estos dos procedimientos no eran completamente idénticos.

Por ello, la demandante no puede alegar que la resolución de la División de Anulación resolvió definitivamente en su favor la cuestión del uso efectivo de la marca comunitaria anterior durante el período comprendido entre mayo de 2006 a mayo de 2011 o, al menos, de mayo de 2006 a enero de 2008.

Las apreciaciones anteriores son válidas mutatis mutandis tanto para el principio non bis in idem, que es aplicable únicamente a sanciones, en particular, de naturaleza penal en sentido estricto o en materia de competencia (véanse, en este sentido, las sentencias de 10 de mayo de 2007 [TJCE 2007, 102] , SGL Carbon/Comisión, C-328/05 P, Rec, EU:C:2007:277, apartados 24 a 30; de 21 de julio de 2011 [TJCE 2011, 223] , Beneo-Orafti, C-150/10, Rec, EU:C:2011:507, apartados 68 a 70, y de 14 de febrero de 2012 [TJCE 2012, 23] , Toshiba Corporation y otros, C-17/10, Rec, EU:C:2012:72, apartado 94), como para el adagio venire contra factum proprium (véase, en este sentido, la sentencia TiMi KiNDERJOGHURT [TJCE 2009, 317] , citada en el apartado 38 supra, EU:T:2009:400, apartado 36). A este respecto, la demandante invoca en vano el artículo 53, apartado 4, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , que solamente se refiere a la presentación repetitiva de solicitudes de nulidad o de demandas reconvencionales en el marco de una acción por infracción de una marca.

Por consiguiente, debe desestimarse por infundada la primera parte del segundo motivo.

En cuanto a la segunda parte del segundo motivo, procede recordar que la demandante sostiene haber aportado la prueba del uso efectivo de la marca comunitaria anterior para los productos para los que estaba registrada y para los que la División de Oposición había reconocido tal uso, durante el período de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, en el sentido del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el artículo 15 de ese mismo Reglamento, y la regla 22, apartado 3, del Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995 (LCEur 1995, 3316) , por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 (LCEur 1994, 25) (DO L 303, p. 1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) nº 1041/2005 de la Comisión, de 29 de junio de 2005 (LCEur 2005, 1384) (DO L 172, p. 4), regla según la cual la prueba del uso tendrá por objeto «el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora».

A este respecto, según reiterada jurisprudencia una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose los usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por esa marca. La apreciación del carácter efectivo del uso de la marca debe basarse en la totalidad de los hechos y circunstancias apropiados para determinar la realidad de la explotación comercial de ésta en el tráfico económico, en particular, los usos que se consideren justificados en el sector económico de que se trate para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos o de los servicios protegidos por la marca, la naturaleza de esos productos o servicios, las características del mercado y la magnitud y la frecuencia del uso de dicha marca ( sentencias de 11 de mayo de 2006 [TJCE 2006, 138] , Sunrider/OAMI, C-416/04 P, Rec, EU:C:2006:310, apartado 70; de 19 de diciembre de 2012 [TJCE 2012, 399] , Leno Merken, C-149/11, Rec, EU:C:2012:816, apartado 29, y de 17 de julio de 2014 , Reber Holding/OAMI, C-141/13 P, EU:C:2014:2089, apartado 29). No obstante, el análisis del uso efectivo de una marca anterior no puede limitarse a la mera constatación de un uso de esta marca en el tráfico económico, ya que debe, además, tratarse de un uso efectivo de conformidad con el tenor del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) . Por otro lado, la calificación de «uso efectivo» de una marca depende de las características del producto o del servicio afectado en el mercado correspondiente. Por ello, toda explotación comercial acreditada no puede calificarse automáticamente de uso efectivo de la marca de que se trate (véase, en este sentido, la sentencia Reber Holding/OAMI, antes citada, EU:C:2014:2089, apartado 32).

Asimismo, en la jurisprudencia se precisó que del artículo 42, apartados 2 y 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el considerando 10 del citado Reglamento y de la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 (LCEur 1995, 3316) , resulta que la ratio legis de exigir que la marca anterior haya sido objeto de un uso efectivo para que pueda ser oponible a una solicitud de marca comunitaria consiste en limitar los conflictos entre dos marcas, a menos que exista un motivo económico justificado de la falta de uso efectivo de la marca anterior que se derive de una función real de ésta en el mercado. Por el contrario, dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa, ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes [ sentencia de 8 de julio de 2004 (TJCE 2004, 220) , Sunrider/OAMI — Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Rec, EU:T:2004:225, apartado 38 y jurisprudencia citada].

Por lo que respecta a la importancia del uso de que es objeto la marca anterior, es preciso tener en cuenta, en particular, el volumen comercial del conjunto de los actos de uso, por una parte, y la duración del período durante el cual tienen lugar los actos de uso, así como la frecuencia de estos actos, por otra. Además, para poder examinar el carácter efectivo del uso de una marca anterior, debe llevarse a cabo una apreciación global que tenga en cuenta todos los factores pertinentes del caso de autos. Esta apreciación implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca y viceversa. Por último, el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate [ sentencias de 8 de julio de 2004 (TJCE 2004, 220) , VITAFRUIT, citada en el apartado anterior, EU:T:2004:225, apartados 41 y 42, y MFE Marienfelde/OAMI — Vétoquinol (HIPOVITON) (TJCE 2004, 216) , T-334/01, Rec, EU:T:2004:223, apartados 35 y 36].

Procede recordar que la Sala de Recurso llegó a la conclusión de que no existía prueba de un uso efectivo de la marca comunitaria anterior durante el período comprendido entre enero de 2003 y enero de 2008. En efecto, a la luz de las pruebas presentadas, consideró esencialmente que, en primer lugar, el testimonio de la Sra. H., al proceder de la propia demandante, no ofrecía ninguna garantía de imparcialidad o de independencia; que, en segundo lugar, en 2006, la situación de la «sociedad TVR» era muy precaria, ya que su planta de fabricación había sido declarada insolvente en diciembre de 2006 y el último TVR Cerbera fabricado fue vendido mediante subasta sin alcanzar el precio de reserva fijado en agosto de 2006 (apartado 27 de la resolución impugnada); que, en tercer lugar, faltaban las pruebas de ventas presentadas con la marca comunitaria anterior con posterioridad a agosto de 2006, como copias de los libros comerciales y de las declaraciones a las autoridades, y que la participación en salones del automóvil en 2007 y 2008, la publicación de tarifas de venta en 2007 y de críticas publicadas del TVR Sagaris en diciembre de 2006, julio de 2007 y el 11 de julio de 2008 no eran suficientes a tal efecto (apartados 28 y 29 de la resolución impugnada). En resumen, estos elementos no daban información alguna sobre el volumen de negocios para los productos vendidos con la marca comunitaria anterior dentro o fuera del Reino Unido, ni la prueba de un uso que pudiera crear o conservar un mercado para los productos de referencia después del verano de 2006 (apartado 30 de la resolución impugnada).

De este modo, la Sala de Recurso rechazó las consideraciones contrarias de la División de Oposición, relativas a este mismo período y a la luz de las mismas pruebas, según las cuales, en esencia, en su totalidad, éstas acreditaban de manera suficiente el uso efectivo de la marca comunitaria anterior para los «coches deportivos así como sus componentes», dado que la información incluida en éstas, en particular, en los artículos de prensa y en las listas de precios, aportaban suficientes indicaciones sobre el período así como sobre el lugar de ese uso, a saber, el Reino Unido. Pese a que la demandante no había presentado facturas o cifras de venta, un artículo de la BBC de 18 de octubre de 2006 daba una indicación sobre la extensión del uso de la marca comunitaria anterior en la medida en que mencionaba que, en abril de 2006, los pedidos habían caído de doce coches por semana a dos coches. La División de Oposición concluyó de ello que, considerados en su conjunto, estos documentos cumplían el criterio mínimo requerido para acreditar un uso efectivo de la marca comunitaria anterior durante el período pertinente (página 4 de la resolución de la División de Oposición).

Del mismo modo, por lo que se refiere al período de mayo de 2006 a mayo de 2011, la División de Anulación declaró que, aun sin facturas y pruebas de cifras de ventas, había otros documentos, como artículos de prensa, como fuentes de información independientes, tarifas, especificaciones técnicas de coches, así como la publicidad de la marca comunitaria anterior en la prensa y en las revistas especializadas, que demostraban que la citada marca era objeto de una explotación comercial real y efectiva en el mercado «durante los últimos años» (apartados 36 y 37 de la resolución de la División de Anulación). En cuanto a la importancia del uso, si bien es cierto que los catálogos y los artículos de prensa no aportan información sobre la cantidad de productos efectivamente vendidos, un gran número de coches designados con la marca comunitaria anterior fueron expuestos en los citados catálogos y estos artículos estaban disponibles al menos en el Reino Unido durante una parte del período pertinente. Así, globalmente, estas pruebas permitían concluir que existía una cierta importancia de este uso y que el mismo no era meramente simbólico (apartados 38 y 39 de la resolución de la División de Anulación) respecto a los mismos productos (apartados 42 a 44 de la resolución de la División de Anulación).

A este respecto, debe desestimarse de entrada la alegación de la demandante de que la Sala de Recurso no tuvo en cuenta la apreciación expuesta en la resolución de la División de Anulación en la medida en que ésta se refería a las mismas pruebas y en que existía una concordancia entre los períodos pertinentes respectivos entre mayo de 2006 y de enero de 2008. En efecto, por un lado, la obligación general de la OAMI de tener en cuenta su práctica decisoria anterior no afecta a su deber de examinar el uso efectivo de una marca anterior a la luz de la documentación aportada por el oponente y de las circunstancias fácticas de cada caso concreto (véase, en este sentido, la sentencia Reber Holding/OAMI, citada en el apartado 44 supra, EU:C:2014:2089, apartado 46). En consecuencia, no implica que, en el presente caso, la Sala de Recurso estuviera vinculada por las consideraciones de la División de Anulación o que no pudiera llegar a otras conclusiones sobre la existencia de un uso efectivo de la marca comunitaria anterior (véase la jurisprudencia citada en el apartado 38 anterior), en la medida en que dicho uso debió acreditarse para dos períodos diferenciados aun cuando se solapaban. Por otra parte, como alega la OAMI, el mero hecho de que la Sala de Recurso haya esperado al término del procedimiento de caducidad basta para observar que estimó necesario tomar en consideración la resolución de la División de Anulación antes de adoptar su propia resolución.

No es menos cierto que la apreciación de la Sala de Recurso procede de una comprensión equivocada del artículo 42, apartado 2, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , en relación con el artículo 15, apartado 1, del mismo Reglamento y la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 (LCEur 1995, 3316) , así como de una apreciación deficiente del valor probatorio de todas las pruebas pertinentes.

Por lo que respecta a la duración del uso, ya se ha declarado que las sanciones previstas por el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) se aplican únicamente a las marcas cuyo uso efectivo se hubiera suspendido durante un plazo ininterrumpido de cinco años. Por consiguiente, basta que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante parte del período pertinente para librarse de tales sanciones [sentencias de 8 de noviembre de 2007, Charlott/OAMI — Charlo (Charlott France Entre Luxe et Tradition), T-169/06, EU:T:2007:337, apartado 41; de 16 de diciembre de 2008, Deichmann-Schuhe/OAMI — Design for Woman (DEITECH), T-86/07, EU:T:2008:577, apartado 52, y de 8 de marzo de 2012, Arrieta D. Gross/OAMI — International Biocentric Foundation y otros (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, apartado 58]. Del mismo modo, la regla 22, apartado 3, del Reglamento nº 2868/95 establece el criterio de la duración del uso sin exigir que se demuestre su continuidad durante el plazo de cinco años y lo distingue, en particular, de los criterios del alcance y de la naturaleza del uso, que, solamente considerados globalmente, permiten declarar el carácter efectivo del uso de la marca anterior. En efecto, sólo la toma en consideración del conjunto de elementos sometidos a la apreciación de la Sala de Recurso debe permitir acreditar la prueba de dicho uso [véase, en este sentido y por analogía, la sentencia de 16 de septiembre de 2013 (TJCE 2013, 292) , Avery Dennison/OAMI — Dennison-Hesperia (AVERY DENNISON), T-200/10, EU:T:2013:467, apartados 85 y 86 y jurisprudencia citada].

Así, la previsión de un plazo de cinco años por las disposiciones del artículo 42, apartado 2, y del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) no implica que la prueba del uso efectivo de la marca anterior deba aportarse por separado para cada uno de los años comprendidos en el citado plazo, sino que basta demostrar que, habida cuenta de todos los factores pertinentes particulares del caso concreto, durante al menos una parte del citado plazo, dicha marca se utilizó no con carácter puramente simbólico, sino efectivamente y para mantener o crear cuotas de mercado en beneficio de los productos y los servicios de que se trata. En particular, de otro modo, en un caso como el de autos, cuando se produjera una crisis financiera solamente temporal que impidiese el uso de la marca anterior durante un período limitado, pese a que su titular tuviese intención de continuar con el referido uso en un futuro cercano, podría bastar para no permitirle oponerse al registro de una marca análoga.

En el presente caso, habida cuenta de todas las pruebas presentadas por la demandante tanto ante la División de Oposición como ante la Sala de Recurso, procede indicar que se ha acreditado el uso como tal de la marca comunitaria anterior, al menos, hasta 2006.

Aun cuando la declaración testifical no es en sí una prueba suficiente a tal efecto, expone, no obstante, una serie de documentos pertinentes procedentes de fuentes independientes, entre ellos un extracto del sitio de Internet Wikipedia que describe la historia del fabricante de coches deportivos TVR, TVR Motors Company Ltd, y que incluye una lista de los modelos producidos hasta 2006, entre ellos los TVR Tuscan y Sagaris, dos artículos sobre el fabricante TVR que se publicaron en el sitio de Internet de la BBC los días 18 de octubre de 2006 y 22 de febrero de 2007, artículos sobre los modelos TVR 350C y TVR Sagaris que se publicaron en revistas especializadas en junio de 2003, en abril de 2005, en diciembre de 2006 y en julio de 2008, catálogos que presentaban respectivamente los modelos TVR Tuscan (producido entre 1999 y 2006) y TVR Sagaris (producido entre 2004 y 2006), y un catálogo que exponía las especificaciones técnicas y los precios de venta en el Reino Unido del TVR Tuscan.

Así, los documentos citados en el apartado 55 anterior acreditan la existencia de un uso de la marca comunitaria anterior para los coches deportivos TVR, al menos, entre enero de 2003 y diciembre de 2006, es decir, durante una parte sustancial del período de cinco años que finalizaba en 2008, extremo que no discuten ni la OAMI ni la coadyuvante.

Por lo que se refiere al lugar, la naturaleza y el alcance de tal uso, hay que señalar que el mercado de referencia es el de la producción y la venta de coches deportivos de alta gama con especificaciones técnicas no destinadas a la circulación vial cotidiana y normal y cuyo precio de venta supera al de la mayoría de los automóviles de uso privado. Pues bien, es bien sabido que ese mercado se caracteriza a menudo por una demanda relativamente poco desarrollada, por una producción por encargo específico y por la venta de un número limitado de vehículos, como confirma el artículo de la BBC de 18 de octubre de 2006 (véase el apartado 27 de la resolución impugnada). Por ello, la entrega de documentos contables que expongan las cifras de venta o de facturas no resulta indispensable para acreditar un uso efectivo de la marca de que se trata. En cambio, de los documentos que obran en autos, varios de ellos artículos publicados en Internet y catálogos, se desprende claramente (véase el apartado 55 anterior) que los modelos TVR se comercializaron entre 2003 y 2006, al menos en el territorio del Reino Unido, lo que es suficiente desde el punto de vista territorial (véase, en este sentido, la sentencia Leno Merken (TJCE 2012, 399) , citada en el apartado 44 supra, EU:C:2012:816, apartados 50 y 54) y da fe de la naturaleza y de una cierta importancia del uso de la marca comunitaria anterior durante dicho período. Asimismo, publicaciones de julio de 2007 y de 2008 demuestran que la referida marca fue objeto de un debate público con miras a la reactivación de la producción y de la venta del modelo TVR Sagaris (véanse también los apartados 28 y 29 in fine de la resolución impugnada).

A la vista de estas circunstancias, a diferencia de lo señalado por la Sala de Recurso y de lo que sostienen la OAMI y la coadyuvante, no es posible considerar que el uso de la marca comunitaria anterior durante el período de que se trata fuera solamente simbólico y que la citada marca no se utilizase para mantener o crear un mercado para los coches deportivos TVR. A este respecto, el hecho de que la producción y la venta de los referidos coches cayera en picado en 2006 y que se pusiera fin a su fabricación a finales de 2006 debido a la insolvencia de la fábrica situada en el Reino Unido no es suficiente para llegar a la conclusión contraria, habida cuenta de los intentos acreditados del titular de la citada marca para reactivar la producción de los coches deportivos TVR y de su actividad comercial durante los años 2007 y 2008. En consecuencia, debe desestimarse también la afirmación de la Sala de Recurso, expuesta en el apartado 29 de la resolución impugnada, según la cual las dificultades financieras que atravesaba la explotación de la marca comunitaria anterior provocó que se suscitaran dudas sobre su uso con posterioridad al verano de 2006, ya que dicha afirmación no tenía en cuenta el hecho de que es suficiente que una marca haya sido objeto de un uso efectivo durante al menos una parte del plazo de cinco años en el sentido de lo dispuesto en el artículo 42, apartado 2, y en el artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) (véanse los apartados 52 y 53 anteriores). Por último, es preciso recordar que la jurisprudencia ha reconocido que dichas disposiciones no pretenden evaluar el éxito comercial ni controlar la estrategia económica de una empresa ni menos aún reservar la protección de las marcas únicamente a las explotaciones comerciales cuantitativamente importantes (véase el apartado 45 anterior).

Teniendo en cuenta todas las consideraciones anteriores, procede declarar que la Sala de Recurso desestimó erróneamente la oposición debido a que la oponente no había acreditado de manera suficiente el uso efectivo de la marca comunitaria anterior.

En consecuencia, debe estimarse asimismo la segunda parte del segundo motivo.

Por haberse estimado el primer motivo y la segunda parte del segundo motivo, procede anular la resolución impugnada en su totalidad.

Por lo que respecta a la segunda pretensión de la demandante de que el Tribunal desestime el recurso de la coadyuvante contra la resolución de la División de Oposición, es preciso recordar que la facultad de reforma reconocida al Tribunal General por el artículo 65, apartado 3, del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) , no tiene por efecto conferir a éste la facultad de sustituir la apreciación de la Sala de Recurso por la suya propia y, tampoco, de proceder a una apreciación sobre la que dicha Sala todavía no se ha pronunciado. Por consiguiente, el ejercicio de la facultad de reforma debe limitarse, en principio, a las situaciones en las que el Tribunal General, tras controlar la apreciación efectuada por la Sala de Recurso, está en condiciones de determinar, sobre la base de los elementos de hecho y de Derecho tal como han sido establecidos, la resolución que la Sala de Recurso tenía la obligación de adoptar (sentencia de 5 de julio de 2011 , Edwin/OAMI, C-263/09 P, Rec, EU:C:2011:452, apartado 72).

A este respecto, basta señalar que la Sala de Recurso basó la resolución impugnada exclusivamente en el hecho de que no se había acreditado el uso efectivo de la marca comunitaria anterior, sin proceder a la apreciación del riesgo de confusión entre las marcas en conflicto en el sentido del artículo 8, apartado 1, letra b), del Reglamento nº 207/2009 (LCEur 2009, 378) . Por tanto, tal apreciación no ha sido el objeto del litigio del que conocía el Tribunal. En estas circunstancias, no incumbe a este último apreciar este riesgo de confusión en virtud de su facultad de reforma, de modo que debe desestimarse la segunda pretensión de la demandante.

A tenor del artículo 134, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento (LCEur 1991, 535) , la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte.

Por haber sido desestimados los motivos formulados por la OAMI y la coadyuvante, procede condenarlas en costas, conforme a lo solicitado por la demandante.

En virtud de todo lo expuesto,

EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta)

decide:

Anular la resolución de la Segunda Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI) de 14 de mayo de 2013 (asunto R 823/2011-2) relativa a un procedimiento de oposición entre Muadib Beteiligung GmbH y TVR Italia Srl.

Desestimar el recurso en todo lo demás.

Condenar en costas a la OAMI y a TVR Italia Srl.

PrekLabuckaKreuschitz

Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 15 de julio de 2015.

Firmas