La relevancia de las circunstancias secundarias de diferenciación en la interpretación del artículo 274 del Código Penal es proporcional al valor desempeñado por la función de indicación del origen empresarial en la delimitación de las conductas típicas. Ya sea mediante una aproximación histórica, ya sea por la vinculación del tipo a la Ley de Marcas, el protagonismo del riesgo de confusión ha sido excesivamente elevado para dotar de contenido al tipo.
La marca, desde esta perspectiva, aparece con la única finalidad de informar al consumidor de la procedencia de los bienes o servicios, esto es, la utilidad social del signo reside en permitir al consumidor conocer qué productos o servicios proceden de la persona titular del signo. Y entendida la marca de este modo, el riesgo de confusión sería la proyección connatural de la función de indicación del origen empresarial, dado que ante la ausencia del mismo, la citada función permanecería intacta.
Este planteamiento ha permitido a cierto sector jurisprudencial y doctrinal defender la relevancia jurídica de las circunstancias secundarias de diferenciación como elemento fortalecedor de la indicación del origen empresarial , y por ende, como criterio selectivo del injusto penal.
Dicho fortalecimiento ha tenido como punto de apoyo la nula lesividad del bien jurídico protegido y el principio de intervención mínima. En este sentido, la marca sólo posee valor social cuando identifica la procedencia de los bienes en el mercado, por tanto, si el consumidor medio, por las circunstancias específicas del punto de venta, no es inducido a error sobre la procedencia real del producto, el bien jurídico no resultará lesionado, y en consecuencia, la acción enjuiciada será atípica. Dicho planteamiento es reforzado mediante apelación al principio de última ratio, entendiendo que los elementos secundarios de diferenciación permitirían superar la objeción de identidad material entre la infracción civil y el ilícito penal.
Frente a esta construcción argumentativa, el titular puede optar por las siguientes alternativas:
1ª. Riesgo de confusión como criterio hermenéutico del artículo 274 del Código Penal privando de valor jurídico a las circunstancias secundarias de diferenciación.
a. Ecuación argumentativa registral.
b. Doctrina post–sale confusion.
2ª Rechazo del riesgo de confusión como criterio interpretativo del artículo 274 del Código Penal: el derecho de uso exclusivo como bien jurídico protegido
A. Ecuación argumentativa registral
Dentro de la defensa del riesgo de confusión como parámetro de selección del injusto penal, la adopción de la ecuación registral aparece como una de las soluciones para privar de valor jurídico a las circunstancias secundarias de diferenciación mediante el examen exclusivo de la similitud de los productos o servicios y de los signos en controversia, esto es, las circunstancias adyacentes en el punto de venta quedarían "inoperativas" mediante su no valoración en la determinación del riesgo de confusión.
Este planteamiento encuentra como punto de apoyo fundamental la interpretación literal de la normativa extrapenal (comunitaria y nacional) en relación al alcance del derecho de uso exclusivo delimitado por el riesgo de confusión. Representativa de este posicionamiento es la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 6 de octubre de 2005, sosteniendo que el artículo 5.1.b de la Directiva 104/89/CEE (derogada por la Directiva 2008/95, pero con igual contenido material), sólo hace referencia a la similitud de signos y productos , y por tanto, el riesgo de confusión no puede extenderse a circunstancias no exigidas en la dicción literal del precepto. Si mantenemos, a su vez, que el riesgo de confusión es un elemento normativo del artículo 274 del Código Penal , la interpretación comunitaria se trasladaría automáticamente al tipo, lo cual privaría de valor a las circunstancias secundarias de diferenciación por su ausencia obligada.
Sin embargo, esta planteamiento está expuesto a las siguientes dificultades:
i. La interpretación literal del artículo 5.1.b) de la Directiva no es la única alternativa viable. Frente a al misma, existe una aproximación sistemática que dota de sentido relevante a las previsiones del Considerando Décimo ( actual Considerando Undécimo), donde existe una exhortación a valorar el riesgo de confusión tomando como referencia los factores pertinentes del caso concreto, entendido la ecuación argumentativa registral como requisito necesario pero no suficiente.
ii. La valoración del riesgo de confusión tomando en consideración únicamente la similitud de los productos y signos tiene pleno sentido en sede registral, pero ello pervierte la función de indicación del origen empresarial cuyo objetivo último reside en informar al consumidor sobre la verdadera procedencia de los productos.
iii. Obliga al juez a valorar el riesgo de confusión sobre un escenario hipotético, escenario no abarcable por el dolo del sujeto que opera sobre la realidad económica proporcionada por las circunstancias secundarias de diferenciación.
B. Doctrina post-sale confusion
La construcción argumentativa post-venta es desarrollada por la Jurisprudencia federal estadounidense en la interpretación del §2320, Título 18 del United States Code, entendiendo que el sintagma "likely to cause confusion", presente en el parágrafo 2320, no va dirigido al consumidor que de facto compra el bien, sino a la generalidad del público, es decir, que la valoración del riesgo de confusión debe realizarse adicionalmente en un contexto post-venta, contexto donde los elementos secundarios de diferenciación estarían ausentes.
La ventaja hermenéutica de dicho planteamiento reside en la creación de un escenario atemporal que permita la eliminación de las circunstancias secundarias de diferenciación mediante la extensión del concepto público, lo cual no es incompatible con el ordenamiento comunitario y nacional al valorarse el riesgo de confusión en relación al público relevante. Ello toma especial relevancia cuando las Directrices de la OAMI han rechazado la equiparación de "público" a "consumidor medio" de los bienes, sosteniendo que dicha equiparación restringiría de forma innecesaria la valoración del riesgo de confusión al punto de venta del bien, esto es, el significado de "público" debe tener un contenido semántico más amplio, proyectado no sólo sobre la clienta real, sino también sobre la potencial.
Sin embargo, dicho planteamiento diluiría el contenido material del principio de legalidad, expandiendo el ius puniendi sancionador a hechos futuros sobre la base de acciones atípicas y permitiendo castigar arbitrariamente supuestos ofensivamente idénticos dependiendo de la proyección pública de los bienes marcados.
C. Derecho de uso exclusivo como bien jurídico protegido
Esta perspectiva ofrece una revaloración del derecho de uso exclusivo sobre el signo distintivo. En este sentido, si el riesgo de confusión es un elemento que permite construcciones contrarias al interés del titular, la solución más factible es su eliminación mediante el establecimiento de un fuerte vínculo entre el mismo y la marca, vínculo que debe ser encontrado en el derecho de uso exclusivo, el cual se verá vulnerado siempre y cuando un tercero utilice un sino ajeno sin consentimiento del titular.
La mayor ventaja que proyecta este razonamiento argumentativo es su extremada sencillez, puesto que el operador jurídico deberá comprobar la existencia de consentimiento por parte del titular en el uso de la marca, esto es, concibiendo ius prohibendi y consentimiento como una realidad simbiótica.
Ahora bien, ¿ por qué parte de la Jurisprudencia menor no ha aceptado esta última construcción argumentativa? Básicamente por una cuestión ponderativa. El ius prohibendi, per se, implica una restricción en la libre competencia, lo cual exige un argumento justificatorio de su presencia. El mismo es encontrado en la Ley de Marcas, al entenderse que la indicación del origen empresarial justifica cualquier limitación de la libertad económica, y por tanto, que el riesgo de confusión debe ser el parámetro interpretativo del injusto contenido en el artículo 274 del Código Penal.
Sin embargo, ello conduce a una controversia con una aparente difícil salida entre dos posturas irreconciliables. La labor del jurista, en este sentido, no debe reducirse únicamente a la defensa del derecho de uso exclusivo como bien jurídico protegido, puesto que ello sólo fortalecerá la construcción argumentativa que aboga por la necesaria diferenciación entre el ilícito civil y el tipo penal mediante la valoración de las circunstancias secundarias de diferenciación.
La solución, por tanto, tiene que venir dada por abrazar una visión ponderativa que permita exponer los costes y beneficios que para la sociedad tiene la concesión de un derecho de uso exclusivo, rechazando que sea la función de indicación del origen empresarial la justificación lesiva de la libre competencia, esto es, la posibilidad de diferenciar cualitativamente el tipo penal y el ilícito civil en criterios no basados exclusivamente en los elementos subjetivos del injusto. Y en este sentido, la dimensión semiótica del derecho de marca puede ser el camino a seguir.
