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02/10/2022. 02:22:33

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Novedades en el registro internacional de marcas

abogado socio de Abril Abogados

El pasado 1 de septiembre entraron en vigor una serie de cambios importantes en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativos al Registro Internacional de Marcas, también conocido como «Sistema de Madrid».

Novedades en el registro internacional de marcas

Poco a poco, los titulares de marcas y otros signos distintivos van mejorando el haz de instrumentos legales que los legisladores y la comunidad internacional van poniendo a su disposición para incrementar los medios y las facilidades de protección de los derechos intangibles.

La última novedad que aquí comentamos es la entrada en vigor el pasado 1 de septiembre de una serie de cambios importantes en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, también conocido como "Sistema de Madrid". Como bien saben los propietarios de registros de marcas con intereses supranacionales, aunque no existe un sistema legal que permita proteger y registrar un signo distintivo a nivel mundial,  el Sistema de Madrid es lo que más se aproxima a esta idea, al ser el único que brinda una forma de protección en varios países (hasta 83) mediante la presentación de una solicitud única.

Uno de los cambios que ha entrado en vigor este mes afecta a las lenguas oficiales del Sistema, pasando a ser el Español lengua co-oficial de trabajo junto al Inglés y al Francés. Este dato es sin duda una magnífica noticia para todas las empresas españolas y en general para todos los propietarios de registros de marcas hispano hablantes. Por otra parte, este cambio seguro que también ayuda a vencer las reticencias actuales que muchos Estados de Centro y Suramérica presentan para sumarse al Protocolo.

El otro cambio relevante es la derogación de la conocida como "cláusula de salvaguardia", artículo 9 sexies del Protocolo, gracias a la cual, desde este momento, cualquier solicitud de marca internacional que designe países miembros tanto del Arreglo como del Protocolo de Madrid, se regirá por las disposiciones del Protocolo, y no del Arreglo, como venía siendo la norma hasta ahora. Entre otras consecuencias prácticas, esta modificación implica por ejemplo que desde ahora será posible realizar la extensión de la protección de una marca por Sistema de Madrid a todos los países del Arreglo y Protocolo sobre la base de una mera solicitud de registro, sin ser necesario esperar a la concesión formal de dicha solicitud. La extensión será asimismo transformable en marcas nacionales si el registro o solicitud base llegan a cancelarse, obviando así el riesgo de una pérdida total de los derechos en caso de llevarse a cabo lo que se  conoce como un central attack, que ha sido siempre una de las debilidades achacadas al Arreglo y que dio lugar al sistema del Protocolo, como alternativa, para que Estados Unidos y otros países accediesen Sistema de Madrid.

Es indudable que con estos cambios, promovidos por la propia OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), sobre el Sistema de Madrid, éste continuará aumentando su aceptación y popularidad entre los titulares de marcas a nivel mundial. Recordemos además que la Unión Europea ya es miembro de pleno derecho del Sistema, siendo posible designar la marca comunitaria como una extensión más de una marca internacional.

El acierto legislativo de estas mejoras se refleja de inmediato en las estadísticas, y es que el número de solicitudes de Marca Internacional, renovaciones y ampliaciones de las ya existentes, continúa en aumento año tras año.

En un estudio comparativo, los cambios del sistema derogado y el actual son los siguientes:

 

La derogación de la cláusula de salvaguardia tiene excepciones. El Protocolo no rige en las siguientes cuestiones:

  • Plazo de comunicación de rechazo provisional de 18 meses. En este aspecto, rige el ARREGLO: plazo de 12 meses.
  • Plazo de comunicación de rechazo provisional de más de 18 meses. En este aspecto, rige el ARREGLO: plazo de 12 meses.
  • Posibilidad de establecer tasas individuales. En este aspecto, rige el ARREGLO: se aplican tasas suplementarias y complementos de tasa (tasas estándar) (se incrementa el importe de dichas tasas).

En cuanto al régimen transitorio, se han establecido las siguientes reglas:

Registros internacionales en vigor el 1 de septiembre de 2008

Toda designación inscrita en el registro internacional, que esté regida por el Arreglo en virtud de la cláusula de salvaguardia, pasará AUTOMÁTICAMENTE a ser regida por el Protocolo.

Designaciones pendientes el 1 de septiembre de 2008

Las solicitudes internacionales o designaciones posteriores, pendientes (es decir, no inscritas) a fecha de 1 de septiembre de 2008, serán tramitadas, hasta su inscripción, de acuerdo con el régimen aplicable en la fecha en que fueron presentadas. En consecuencia, serán inscritas en el registro internacional como designaciones regidas por el ARREGLO.

Una vez inscritas, dichas designaciones pasarán AUTOMÁTICAMENTE a ser gobernadas por el PROTOCOLO.

Solicitudes internacionales y designaciones posteriores presentadas a partir del 1 de septiembre de 2008

Se aplica el Protocolo, salvo que se origine de o contenga una designación de una parte obligada únicamente por el Arreglo.

En consecuencia, la solicitud se puede basar en una solicitud y no en un registro; la solicitud podrá ser objeto de transformación en los casos de cancelación de la solicitud o del registro base; la petición de inscripción de una renuncia o cancelación se podrá presentar directamente ante la oficina internacional.

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