La Sala primera del Tribunal Supremo ha resuelto en Casación estimando un recurso interpuesto por Iparlat –kaiku- contra una Sentencia dictada en el año 2000 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Vizcaya, que establecía que la denominación aislada “Bio” la podía utilizar únicamente Danone; y que el hecho de que otras empresas usasen la palabra con un logo similar a los que suele estampar la tradicional marca de lácteos en sus productos implicaba aprovecharse de su notoriedad, prestigio y esfuerzo.
Danone, SA, como titular de la marca internacional denominativa "Bio", que posee desde 1972, con la que identifica un producto a base de leche fermentada con bífidus activo acudió a los tribunales ante la conducta de la empresa vasca Iparlat, que empezó a comercializar productos lácteos con la marca "Bio". Iparlat tenía concedida dicha marca, pero en forma "Biokaiku" y "Bio kaiku"; de modo que cuando Kaiku lanzó al mercado diversos productos separando visiblemente la palabra "Bio" de "kaiku" y asimilando la forma de las letras al "Bio" de Danone, esta última consideró que la empresa vasca se estaba aprovechando de que el signo era notorio gracias a las costosas campañas publicitarias que había llevado adelante, y se lucraba de la notoriedad de la misma y de su esfuerzo en haberla conseguido.
Danone emprendió batalla desde varios puntos con apoyo en la Ley 32/1988, de marcas, vigente en las fechas a considerar; y en la Ley 3/1991, de competencia desleal. En concreto, alegó violación del estándar de buena fe – artículo 5 – e imitación desleal – artículo 11.2 -. A ello, Iparlat alegó que "Bio" constituía un signo genérico para los productos o servicios para los que había sido concedida y que se había convertido en habitual en el mercado para designarlos.
El Juzgado de Primera Instancia desestimó tanto la demanda de Danone como la reconvención de Iparlat. Las pretensiones deducidas por Danone, SA fueron desestimadas, entre otros motivos, por no haber superado Iparlat, SA, al usar sus marcas "Bio", el límite dentro del que le estaba permitido hacerlo en forma distinta a aquella con la que la había registrado y, en consecuencia, haber actuado en ejercicio legítimo de su derecho, tanto desde el punto de vista marcario, como concurrencial.
Posteriormente, sin embargo, la Audiencia Provincial de Vizcaya, a la que llevaron el litigio ambas partes con sus recursos, desestimó la apelación de Iparlat, SA y, con estimación en parte de la de Danone, SA, declaró que el hecho de que Iparlat, al haber alterado de modo significativo la forma de la marca que le habían concedido, usara la palabra "Bio" con un formato similar al que usa Danone era "aprovecharse indebidamente de la reputación y esfuerzo de la mercantil citada", de modo, además, contrario "a la buena fe".
El Recurso de Casación interpuesto contra dicha sentencia por Kaiku se compuso de varios motivos, que giraban principalmente sobre el derecho que tiene el titular de una marca de usarla en límites razonables; que incluye cierta modificación del formato. De hecho, el artículo 5.C.2 del Convenio de la Unión de París establece que "no ocasionará la invalidación del registro ni disminuirá la protección concedida a la marca" la utilización en una forma distinta de aquélla en la que hubiera sido registrada en uno de los países de la Unión; si es en "elementos que no alteren el carácter distintivo" del signo tal como está registrado; norma que se recogió, sustancialmente, en el artículo 10.2.a) de la Directiva 89/104/CEE y, en el 4.2.a) de la Ley 32/1.988.
Kaiku defendió su uso, alegando que lo que pretendía Danone constituía:
> Infracción de los artículos 4.2.a) de la Ley 32/1.988, de marcas, derogada ya, ("para la aplicación del apartado 1 -que se refiere al uso de marcas concedidas- también tendrán la consideración de uso: (a) el empleo de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren de manera significativa la forma bajo la cual se halla registrada".) en relación con el artículo 10.2.a de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de laslegislaciones de los Estados miembros en materia de marcas ("son igualmente considerados como uso a los efectos de lo dispuesto en el apartado 1: (a) el uso de la marca en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta haya sido registrada).
El Supremo ha concluido que Iparlat, SA no comete infracción marcaria porque los cambios introducidos en el signo no merecen la calificación de "significativos". Además, "Bio", conforme a lo dispuesto en la normativa vigente al interponer Danone, SA su demanda – Reglamento CEE, 2092/1.991, del Consejo, reformado por el Reglamento CE 392/2.004 del Consejo, y el Real Decreto 1.852/1.993 -, estaba considerado como una descripción del método ecológico para alimentos humanos que contengan ingredientes de origen animal.
