El TS considera que el ofrecimiento o venta de una mercancía en régimen tránsito o depósito aduanero a un operador que la comercializará en el EEE, supone una infracción marcaria.
Antecedentes
El caso se remonta al año 2015, cuando la mercantil Marcas por Menos, S.L., adquirió en Panamá 21.480 sandalias originales de la marca “HAVAIANAS”, las introdujo en la aduana de España en régimen de depósito aduanero y, posteriormente, las ofreció y vendió a la compañía inglesa Happy Sport, Ltd. para su comercialización en la UE. A este hecho se le llama “importación paralela”. (Situación en la que un producto fabricado legalmente en el extranjero se importa a la UE sin permiso del titular de la marca).
En base a estos hechos, Alpargatas, S.A y Alpargatas Europe, S.L.U., (titular y licenciatario de la marca en la UE, respectivamente), representadas por la firma de propiedad intelectual PADIMA, interpusieron una demanda ante los Juzgados de Marca de la Unión Europea de Alicante contra Marcas por Menos, S.L. por infracción de derechos marcarios.
Dificultad para probar la infracción de marca
Es muy frecuente que los titulares de las mercancías que se encuentran en tránsito o depósito aduanero intenten ofrecer o vender sus productos dentro de la UE, infringiendo los derechos marcarios del titular de la marca.
En estos casos, para demostrar la existencia de una infracción marcaria, el artículo 9 del Reglamento de Marca Europea exige probar que el titular de la mercancía que se encuentra en tránsito o depósito está ofreciendo o comercializando los productos dentro de la UE, bien directamente o bien a otra empresa que “ineluctablemente” la comercializará en la UE. El reto, en este último caso, es probar que esa otra empresa va a comercializar la mercancía en la UE.
En primera instancia, el tribunal de lo mercantil exigió probar que el titular de la mercancía en tránsito o depósito conocía el destino de la mercancía, lo que resultaba prácticamente imposible. Por eso, la Audiencia Provincial de Alicante revocó la sentencia de Instancia dando la razón a HAVAIANAS.
El Tribunal Supremo respalda la tesis de la Audiencia Provincial y confirma que, lo que tiene que acreditar el actor es que la oferta implica una comercialización en la UE. El conocimiento o falta de conocimiento por parte de la demandada sobre la intencionalidad no es un elemento que haya de tenerse en cuenta a la hora de enjuiciar su responsabilidad ni, por tanto, algo que deba probar la actora.
Asimismo, el TS subraya que la decisión de la Audiencia Provincial va en línea con la doctrina del TJUE por cuanto ha quedado acreditado que la demandada ofreció y vendió mercancía a una compañía de Reino Unido en unas condiciones que denotaban que iba a ser comercializada en el Reino Unido (se pusieron a disposición del comprador en el puerto de Dover y el tallaje se adaptaba al exigido en el Reino Unido), por lo que cabía concluir que la demandada ofreció y vendió la mercancía conocedora de que iba a ser comercializada en el Reino Unido.
