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Inscripción de la marca EXPOELECTRÓNICAa favor de «El Corte Inglés»

La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó la inscripción de la marca EXPOELECTRÓNICA" para "restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programación para ordenadores", que había sido solicitada por la entidad «El Corte Inglés».

El Tribunal Supremo autoriza la inscripción en la presente resolución dado que estima que "la indicada expresión no puede reputarse genérica para todos y cada uno de los ámbitos reivindicados, en los que el componente electrónico no aparece por ningún lado".

"Mal pude decirse que ese componente forme parte de servicios que se recogen en el ámbito de la marca solicitada", continúa la resolución, "al referirse lo electrónico más a productos que a servicios".
Estima el Tribunal Supremo que "es cierto que hoy en día con los adelantos de la ciencia la electrónica es utilizada por los profesionales de innumerables actividades, pero no es ésta la relación que requiere la genericidad a la que se refiere el artículo 11.1.a) de la Ley de Marcas , al implicar una relación más estrecha entre el signo y el producto que lo haga perder su distintividad, circunstancia que no ocurre en el supuesto examinado respecto de la totalidad de los ámbitos en que se mueve".

Sentencia del Tribunal Supremo, Salade lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de 12 noviembre 2007

Inscripción de la marca EXPOELECTRÓNICA  a favor de «El Corte Inglés»

 MARGINAL: JUR2007345553
 TRIBUNAL: Tribunal Supremo
 FECHA: 2007-11-12
 JURISDICCIÓN: Contencioso-Administrativa
 PROCEDIMIENTO: 
 PONENTE: Excmo. Sr. D. Oscar González González

DERECHO DE MARCAS: Denegación inscripción marca nacional nº 2.223.795 "EXPOELECTRONICA". Recurrente: EL CORTE INGLÉS, S.A.

PROV2007345553

                                                             SENTENCIA

En la Villa de Madrid, a doce de Noviembre de dos mil siete.

En el recurso de casación nº 387/2005, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A.,representada por el Procurador Don Cesar Berlanga Torres, y asistido de letrado, contra lasentencia nº 980/2004 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de septiembre de 2004, recaída en el recursonº 2480/2001, sobre denegación de inscripción de la marca nacional nº 2.223.795"EXPOELECTRONICA"; habiendo comparecido como parte recurrida la ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO, representada y dirigida por el Abogado del Estado.

ANTECEDENTES DE HECHO  

    PRIMERO.- En el proceso contencioso administrativo antes referido, la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Primera) dictó sentenciadesestimando el recurso promovido por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra la resoluciónde la Oficina Española de Patentes y Marcas de fecha 28 de marzo de 2001, que desestimó elrecurso de alzada interpuesto contra otra de 5 de mayo de 2000, que denegó la inscripción de lamarca nacional nº 2.223.795 "EXPOELECTRONICA", para productos de la clase 42ª delNomenclátor.

    SEGUNDO.- Notificada esta sentencia a las partes, por la Entidad recurrente se presentó escritopreparando recurso de casación, el cual fue tenido por preparado en providencia de laSala de instancia de fecha 29 de noviembre de 2004, al tiempo que ordenó remitir las actuaciones alTribunal Supremo, previo emplazamiento de los litigantes.

    TERCERO.- Emplazadas las partes, la recurrente (EL CORTE INGLÉS, S.A.) compareció entiempo y forma ante esteTribunal Supremo, y formuló en fecha 24 de enero de 2005, el escrito deinterposición del recurso de casación, en el cual expuso, los siguientes motivos de casación:

1) Al amparo de lo preceptuado en elnº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracciónde losart. 1 y 11.1.a), b) y c), así como elartículo 11.2 y 11.3 de la Ley 32/88 de Marcas.

2) Al amparo de lo preceptuado en elnº 1, letra d) del art. 88 de la Ley Jurisdiccional, por infracciónde la jurisprudencia aplicable al caso respecto al articulado del punto anterior.

Terminando por suplicar sentencia por la que estimando el presente recurso de casación, case yanule la sentencia recurrida, declarando, en definitiva, nulas de pleno derecho las resolucionesimpugnadas.

    CUARTO.- Por providencia de laSala, de fecha 28 de febrero de 2006, se admitió a trámite elpresente recurso de casación, ordenándose por otra de 24 de marzo de 2006 entregar copia delescrito de formalización del recurso a la parte comparecida como recurrida (ADMINISTRACIONGENERAL DEL ESTADO), a fin de que en el plazo de treinta días pudiera oponerse al mismo; loque hizo mediante escrito de fecha 11 de mayo de 2006, en el que expuso los razonamientos quecreyó oportunos y solicitó se dicte sentencia desestimando el recurso, con expresa imposición decostas al recurrente.

    QUINTO.– Por providencia de fecha 14 de junio de 2007, se señaló para la votación y fallo de esterecurso de casación el día 31 de octubre siguiente, en que tuvo lugar.

Siendo Ponente el Excmo. Sr. D. Óscar González González, Magistrado de la Sala

FUNDAMENTOS DE DERECHO

    PRIMERO.- La Oficina Española de Patentes y Marcas denegó el 28 de marzo de 2001 lainscripción de la marca nº 2.223.795 EXPOELECTRÓNICA", de la clase 42 para "restauración(alimentación); hospedaje temporal; cuidados médicos, de higiene y de belleza; serviciosveterinarios y de agricultura, servicios jurídicos; investigación científica e industrial; programaciónpara ordenadores", que había sido solicitada por la entidad "El Corte Inglés". El fundamento de laresolución fue que se producía la prohibición delartículo 11.1.a), b), c) de la Ley de Marcasalcomponerse la denominación solicitada de signos e indicaciones descriptivas en relación con losservicios que ampara.

 

La propia OEPM rechazó, sin embargo, en resolución aparte de la misma fecha la oposiciónformulada por otra entidad -EXPOELECTRONICA S.A.-, en relación con sus marcas y nombrecomercial de igual denominación al no darse la prohibición delartículo 12.1, ya que se referían adistintos productos y existían ciertas diferencias fonéticas y gráficas.

Esta última resolución no consta que haya sido recurrida, quedando concretada la impugnación,por tanto, a la primera resolución, que fue desestimada por la Sala de lo Contencioso-Administrativodel Tribunal Superior de Justicia de Madrid en susentencia de 1 de septiembre de 2004.

El Tribunal de instancia basó su fallo en los siguientes fundamentos:

<<"En el presente caso, el problema se centra en determinar si la marca nº 2.223.795"EXPOELECTRONICA" en la clase 42ª "restauración (alimentación); hospedaje temporal; cuidadosmédicos, de higiene y de belleza; servicios veterinarios y de agricultura, servicios jurídicos;investigación científica e industrial; programación para ordenadores, pueden o no tener acceso alRegistro en virtud de la prohibición contenida en elartículo 11.1 de la Ley 32/1988en cuya virtud nopueden tener acceso al Registro lo que se entiende por denominaciones genéricas, comoelementos de uso común pertenecientes al dominio público, no apropiables en exclusiva por nadie yestar carentes de la función identificadora característica de las marcas, según establece elartículo 1, y si bien es cierto que como ha dicho la Sala Terceradel Tribunal Supremo en numerosasocasiones, el carácter genérico de una marca no constituye siempre y necesariamente la suma oyuxtaposición de sus miembros integrantes, sino que en ciertos casos la combinación de dos omás términos comunes pueden originar un conjunto con propia substantividad, esto no sucede en elcaso de autos, en que se suman dos términos comunes Expo-Electrónica para que su resultadosea tan genérico como sus componentes y no es posible que sea apropiado por nadie en exclusiva,careciendo además de la función identificadora característica de las marcas, quedandodesestimadas las alegaciones de la parte recurrente atinentes a que los derechos registrales queostenta sobre la misma denominación "expoelectrónica" y sobre "expoelectro" son determinantespara la concesión de la marca solicitada porque tal y como se manifiesta por nuestrajurisprudencia, las causas de denegación de acceso al registro de la propiedad industrial de unadeterminada marca, no son de aplicación discrecional sino reglada, en la que no puede entrar enjuego el precedente administrativo, con la consiguiente prevalencia del principio de legalidad sobreel de igualdad, precedente que no vincula al Registro que al igual que los Tribunales se halla sujetoal principio de legalidad, y que en todo caso la igualdad solo puede prevalecer dentro de la legalidady no contra esta(Sentencias del Tribunal Supremo, Sala Tercera, de 5 de junio y 8 de julio de 1996).

[…] La misma suerte desestimatoria ha de seguir la alegación concerniente a la aplicación delartículo 11 de la Ley de Marcas, en su apartado segundo, a cuyo tenor "El apartado 1, letra c), nose aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se soliciteel registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma", siendoasí que no ha quedado acreditado que el Corte Inglés venga haciendo uso solo notorio yrenombrado de la denominación EXPOELECTRONICA para los concretos productos que pretendeidentificar con el registro solicitado.">>

Contra esta sentencia se ha interpuesto la presente casación con base en los motivos que hanquedado transcritos en los antecedentes.

    SEGUNDO.- A diferencia del caso que se examinó en lasentencia de esta Sala de 21 de junio de 2007, en el que se consideró que el término "expoelectrónica" para "aparatos de alumbrado, decalefacción, de producción de vapor, de cocción, de refrigeración, de secado, de ventilación, dedistribución de agua e instalaciones sanitarias" incurría por su genericidad en la prohibición delartículo 11.1.a) de la Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas, en el presente tal genericidad nose produce con carácter total.

En esa sentencia se dijo que "el nuevo signo viene a ser una denominación aplicable, con caráctergeneral, a la exposición de productos electrónicos, y, en consecuencia no debe ser monopolizadapor ninguna empresa para impedir su uso comercial a las demás. Así entendida, la genericidad dela expresión sincopada, en cuanto aplicable a los productos electrónicos -o con componenteselectrónicos- que se ofrecen para la venta, incurre en la mencionada prohibición absoluta deregistro".

Pues bien, en el presente caso la indicada expresión no puede reputarse genérica para todos ycada uno de los ámbitos reivindicados, en los que el componente electrónico no aparece por ningúnlado. Mal pude decirse que ese componente forme parte de servicios que se recogen en el ámbitode la marca solicitada, al referirse lo electrónico más a productos que a servicios. Es cierto que hoyen día con los adelantos de la ciencia la electrónica es utilizada por los profesionales deinnumerables actividades, pero no es ésta la relación que requiere la genericidad a la que se refiereelartículo 11.1.a) de la Ley de Marcas, al implicar una relación más estrecha entre el signo y elproducto que lo haga perder su distintividad, circunstancia que no ocurre en el supuesto examinadorespecto de la totalidad de los ámbitos en que se mueve.

Tampoco se dan las prohibiciones establecidas en los apartados b) y c) delartículo 11.1, pues eltérmino que compone la marca solicitada no se ha convertido en habitual para designar los serviciosa que va dirigida, ni en el comercio sirve para designar su especie, calidad, cantidad, destino, valor,procedencia, época o cualquier otra característica de él.

Procede, en consecuencia, estimar la casación. Sien embargo, en relación con el recursocontencioso-administrativo, hay que reconocer el derecho de la entidad recurrente a la inscripciónde la marca solicitada, si bien tal derecho no puede extenderse a "programación para ordenadores",respecto de cuyo campo si que es predicable la genericidad, habida cuenta de que ese servicioestá íntimamente conectado con componentes electrónicos de los propios computadores, en que elsofware se aplica.

    TERCERO.- Atendiendo a lo dispuesto en elartículo 139.1 de la Ley 29/1998, no procede haceruna especial imposición de las costas causadas.

En atención a todo lo expuesto, en nombre de Su Majestad EL REY,

FALLAMOS

    Que declaramos haber lugar y, por lo tanto, ESTIMAMOS el presente recurso de casación nº387/2005, interpuesto por la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., contra lasentencia nº 980/2004 dictada por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en fecha 1 de septiembre de 2004, debemos revocar dichasentencia, y declaramos ESTIMAR EN PARTE el recurso contencioso administrativo nº 2480/2001, promovidopor la Entidad EL CORTE INGLÉS, S.A., anulando las resoluciones recurridas por no ser conformesa Derecho, declarando el derecho de la recurrente a la inscripción de la marca solicitada, para losproductos que ampara, excepto para "programas de ordenadores"; sin expresa condena en costas.

    Así por esta nuestra sentencia, que deberá insertarse por el Consejo General del Poder Judicial enlapublicación oficial de jurisprudencia de este Tribunal Supremo, definitivamentejuzgando , lopronunciamos, mandamos y firmamos PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentenciaen el mismo día de su fecha por el Magistrado Ponente Excmo. Sr. D. ÓSCAR GONZÁLEZGONZÁLEZ, estando constituida la Sala en audiencia pública de lo que, como Secretario, certifico.

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