Sentencia núm. 68/2014 Juzgado de lo Mercantil Barcelona Barcelona () 11-04-2014

Juzgado Mercantil

Núm. 4 de Barcelona

SENTENCIA N.º 68/2014

En Barcelona, a once de abril de dos mil catorce

Magistrado Juez D. Luis Rodríguez Vega

PRIMERO.- El procedimiento se inició mediante demanda presentada el día 3/4/2013 en la que la demandante sostiene que la sociedad demandada ha infringido la patente de la que es titular ES 2154684 (ES’684), por lo que solicita que se declare tal infracción y se condene a la demandada, a cesar en los actos infractores y a indemnizar los daños y perjuicios ocasionados.

SEGUNDO.- Emplazados los demandados, comparecieron para contestar a la demanda y oponerse a las pretensiones del actor, solicitando la desestimación de la demanda y la condena en costas de este.

TERCERO.- La audiencia previa tuvo lugar el día 17/7/2013, en ella se concretaron los hechos discutidos en los términos que luego se dirán. La actora y la demandada propusieron la prueba que consta en el acta para acreditar los hechos controvertidos.

CUARTO.- El juicio se celebró en dos sesiones los días 23 y 24 de octubre de 2013, en el se practicaron las pruebas admitidas, los abogados formularon conclusiones a la vista de las pruebas practicadas y se declararon los autos conclusos para sentencia.

QUINTO.- Se han observado las formalidades legales excepto el plazo para dictar sentencia debido al cúmulo de asuntos que tramita este Juzgado.

Hechos no controvertidos

Son hechos relevantes para resolver el presente litigio y no controvertidos por las partes los siguientes:

a) La actora OATLY AB, es una sociedad con domicilio social en Suecia, cuyos orígenes se remontan al año 1960, década en la que se descubrieron los factores causantes de la intolerancia de la lactosa.

b) A consecuencia de ello, OATLY se dedicó a estudiar en qué forma la intolerancia de la lactosa afectaba a las personas, y fruto de dichos estudios se detectó la necesidad de lanzar al mercado «una leche que no fuera leche» para cubrir justamente esa necesidad.

c) Por este motivo se empezó a investigar sobre un tipo de bebida sustitutiva y análoga a la leche común que presentara un sabor, textura y utilidad análoga a la de la leche de vaca y que contuviera proteínas, grasas e hidratos de carbono en una proporción equilibrada. Se trabajó con distintos tipos de cereales (cebada, trigo, centeno…) optándose finalmente por trabajar con la avena por ser un cereal con un sabor suave -análogo al de la leche tradicional- con una composición nutricional adecuada a las necesidades del ser humano.

d) Trabajando con este tipo de cereal, y a través de unos procedimientos determinados, se consiguió conservar en el producto final fibras de avena solubles -los B-glucanos- que contribuyen, entre otras cosas, a reducir el colesterol y disminuir los riesgos de enfermedades cardiovasculares y síndrome metabólico.

e) Esta bebida de avena, consistente en un producto de apariencia y viscosidad similar a la leche tradicional, de la que es sustitutivo, y que se caracteriza por conservar los b-glucanos de la avena en el producto resultante, es objeto de la patente de OATLY que motiva el presente procedimiento la patente Europea EP 0731646, publicada en España con el número ES 2154684 (sucesivo ES’684).

f) La primera bebida de avena de OATLY con estas características se comercializó en Inglaterra en el año 1995, mientras que OATLY como marca propia se registró y lanzó al mercado en el año 2001, encontrándose en la actualidad en 24 países, principalmente en Europa pero también en Singapur y Taiwán. Actualmente se fabrican más de 13 millones de litros de bebida de avena OATLY, ofreciendo la actor toda amplia y variada gama de bebidas de avena.

g) En España la comercialización de este producto se inició a través de la empresa distribuidora BIOCOP PRODUCTOS BIOLÓGICOS, S.A (BIOCOP) que es la que se ha encargado hasta la fecha de su distribución de estos productos en nuestro país.

j) Las sociedades demandadas LIQUATS, SANTIVERI, NUTRITION SANTE IBERIA y PAGESA están comercializando en el mercado español unas bebidas de avena, fabricadas todas ellas por la mercantil también demandada LIQUATS, cuyas características entran dentro del ámbito de protección de la patente ES’684.

k) La mercantil LIQUATS -además de ser la empresa que fabrica el resto de bebidas de avena comercializadas por el resto de demandadas- comercializa su propia bebida de avena bajo la marca «YOSOY»;

I) La mercantil SANTIVERI comercializa dicha bebida de avena, que fabrica LIQUATS, bajo la marca «Calciavena»;

m) La mercantil SANTE IBERIA comercializa la bebida de avena, que también fabrica LIQUATS, bajo la marca Gerblé; y

n) La mercantil PAGESA comercializa la bebida de avena, fabricada por LIQUATS, bajo la marca «Diet Radisson»

o) La patente europea EP 0731646, publicada en España con el número ES 2.154.684 (ES’684), proviene de una patente PCT internacional (solicitud WO1994SE00857, publicada con el número W01995007628, solicitud europea 94927898.0) presentada por la mercantil Cereal Base Ceba AB (empresa que forma parte del mismo grupo empresarial que la actora) en fecha 14 de septiembre de 1994 y reivindica la prioridad de una patente sueca (patente SE 9302996) presentada el 15 de septiembre de 1993, cedida el 28 de enero del 2010 a la actor, que es la actual titular

r) La ES’684 lleva por título «Suspensión de cereales homogénea y estable», y tiene por objeto una suspensión de cereal homogénea y estable que sabe y tiene el aroma de la avena natural, así como un método para preparación de la misma.

La reivindicación 1ª de la patente protege:

«1. Una suspensión de cereal homogénea y estable que tiene el sabor y aroma de la avena natural, que comprende b-glucanos intactos de la materia prima y que tiene una viscosidad menor de 0.5 Pas a temperatura ambiente, que se obtiene mediante las siguientes operaciones:

A) Moler en seco o en húmedo, avena prensada u otro tipo de avena tratada con calor o humedad para obtener una harina,

B) Suspender la harina de la avena en agua, si la harina ha sido producida mediante molienda en seco,

C) Opcionalmente, centrifugar o decantar la suspensión con objeto de retirar las partículas gruesas de fibra,

D) Tratar la suspensión con B-amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(- 1),

E) Tratar la suspensión con a-amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s (-1),

F) Preferentemente, homogeneizar la suspensión sometida a tratamiento enzimático y

G) Someter la suspensión a tratamiento UHT (UHT) = Temperatura Ultra Alta) para obtener un producto estéril y al mismo tiempo inactivar las enzimas añadidas»

La reivindicación 2ª protege:

«Un método para preparar una suspensión de cereal homogénea y estable que contiene b-glucanos intactos de la materia prima, que tiene el sabor y aroma de la avena natural y una viscosidad menor que 0.5 Pas a temperatura ambiente, que comprende las siguientes etapas:

A) Moler en seco o en húmedo, avena prensada u otro tipo de avena tratada con calor o humedad para obtener una harina,

B) Suspender la harina de la avena en agua, si la harina ha sido producida mediante molienda en seco,

C) Opcionalmente, centrifugar o decantar la suspensión con objeto de retirar las partículas gruesas de fibra,

D) Tratar la suspensión con p-amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s (-1),

E) Tratar la suspensión con a-amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s (-1),

F) Preferentemente, homogeneizar la suspensión sometida a tratamiento enzimático y

G) Someter la suspensión a tratamiento UHT (UHT)=Temperatura Ultra Alta) para obtener un producto estéril y al mismo tiempo inactivar las enzimas añadidas»

Las reivindicaciones 3ª a 7ª, dependientes todas ellas de dicha reivindicación 2ª, incorporan algunas variaciones a dicho procedimiento, en concreto:

3. Un método según la reivindicación 2ª, caracterizado por utilizar agua desionizada en la molienda en húmedo de la etapa A) y en la suspensión de la etapa B).

4. Un método según la reivindicación 2ª o 3, caracterizado por suspender por suspender la harina de avena hasta alcanzar un extracto seco de 10 a 15% en la etapa B)

5. Un método, según una o más de las reivindicaciones 2 a 4, caracterizado por utilizar agua a una temperatura de 50 a 53 °C en la molienda en húmedo de la etapa A) y en la suspensión de la etapa B)

6. Un método, según una o más de las reivindicaciones 2 a 5, caracterizado por utilizar 1,4-a-D-glucano maltohidrolasa como b- amilasa en la etapa D)

7. Un método, según una o más de las reivindicaciones 2 a 6, caracterizado por envasar el producto de cereal homogéneo y estable de forma aséptica»

Posición de las partes

La actora sostiene que el producto fabricado por Liquats infringe el ámbito de protección de la patente, mientras que los demandados niegan dicho extremo. En primer lugar, las demandadas niegan que su producto reproduzca todas las características del producto patentado, y en particular que tengan b-glucanos intactos. En segundo lugar, porque el procedimiento de fabricación de la bebida de avena es diferente.

La reivindicación primera como una Product-by-process claim

Las partes están de acuerdo en que la primera de las reivindicaciones es una product-by-process claim, se trata pues, una reivindicación en la que el producto protegido viene definido por el procedimiento seguido para su fabricación. Lo que discuten es cual es el ámbito de protección de este tipo de reivindicaciones, para la actora, la reivindicación protege el producto, cualquiera que sea el procedimiento seguido por su fabricación, citando en apoyo de sus tesis la doctrina de la Cámaras de apelación de la EPO y la de los Tribunales alemanes, mientras que para la demandada, la protección del producto este tipos de reivindicaciones viene limitada por el procedimiento descrito para su obtención, citando en apoyo de dicha tesis la jurisprudencia de los Tribunales británicos y estadounidenses.

La posición de la EPO y los Tribunales Alemanes (actora)

La actora cita en apoyo de su posición las Guidelines for Examination de la EPO, septiembre 2013, parte F, cap. IV, 4.12, en la que se dice lo siguiente:

«Las reivindicaciones de producto definidas en términos del procedimiento de fabricación del producto se permiten sólo si los productos como tales cumplen los requisitos de patentabilidad, esto es, entre otros, que éstos sean nuevos y tengan carácter inventivo. El producto no se entenderá nuevo simplemente por el hecho de que se realice mediante un nuevo procedimiento (ver T-150/82). Una reivindicación en la que se define el producto en términos del procedimiento tiene que ser entendida como una reivindicación de producto como tal. La reivindicación por ejemplo puede adoptar la forma » producto X obtenible mediante proceso Y». Con independencia de si se utiliza el término «obtenible» «obtenido» «directamente obtenido» o términos equivalentes en la reivindicación «product-by-process», la reivindicación estará dirigida al producto por se y confiere absoluta protección sobre dicho producto (ver T 20/94)»

En su demanda la actora cita igualmente varias decisiones de las Cámaras de Apelación en el sentido interesado:

– Decisión T 411/89, apartado 2.2 de los fundamentos donde se concluye:

«La reivindicación en cuestión es una reivindicación en la que el producto está definido por referencia a un procedimiento que permite fabricarlo, y debe ser interpretada como una reivindicación sobre el producto por sí mismo porque la referencia al procedimiento no es más que un medio destinado a caracterizar el objeto reivindicado, que es un producto. El hecho de que el término «obtenido» utilizado inicialmente haya sido transformado en «susceptible de ser obtenido» no modifica en nada la definición del producto buscado, en la medida en que el procedimiento al que se hace referencia es evidentemente el mismo»

– Decisión T 20/94 apartado 4.4 de los fundamentos, en los que se indica:

«Una reivindicación product-by-process interpretada por la jurisprudencia de las Cámaras de Recurso como una reivindicación dirigida al producto por se, a que la referencia a un procedimiento para su preparación sirve únicamente para el propósito de definir el objeto para el que se solicita protección, que es un producto. El hecho de que se utilice o no en una reivindicación product-by-process el término «directamente obtenido», o cualquier otro término tales como «obtenido» u «obtenible», no cambia la categoría de dicha reivindicación porque está dirigida a una entidad física y el objeto de la reivindicación, para el que se solicita protección, continúa siendo el producto por se (ver las decisiones T 411/89, etc.). Por lo tanto, con independencia de cómo está redactada una reivindicación product-by-process, dicha reivindicación continúa dirigida al producto por se y confiere protección absoluta sobre el producto. Así pues, esta reivindicación de producto confiere protección sobre el producto con independencia del procedimiento por el cual el mismo haya sido preparado»

– Decisión T 423/89 fundamento 2, donde se concluye:

«El cambio de categoría de una reivindicación de producto obtenido mediante un procedimiento a una reivindicación de procedimiento (de fabricación) es admisible en este caso. La reivindicación 1ª de la especificación de patente protegía un producto (emulsión fotográfica de clorobromuro de plata con características mejoradas) caracterizada por los procedimientos descritos en esta reivindicación. En un caso como este, la protección otorgada por la patente concedida debe extenderse necesariamente a todos los métodos de fabricación incluidos en los procedimientos descritos en la reivindicación y expuestos en la especificación de la patente.»

– Decisión T 728/98, fundamento 6, en el que se citan otras resoluciones y se concluye:

«6.1. Hay básicamente dos tipos diferentes de reivindicación: una reivindicación de una entidad física, como, por ejemplo, un producto, y una reivindicación de una actividad física, como, por ejemplo, un procedimiento para la elaboración de un producto G 2/88, DO OEP 1990, 93, punto 2.2 de los fundamentos; T 150/82, DO OEP 1984, 309, punto 7 de los fundamentos). En el presente caso, la reivindicación 1ª está dirigida a un compuesto farmacéutico que es un producto perteneciente a la categoría de reivindicación de una entidad física. El compuesto concreto de piperidina incluido en esta composición farmacéutica se define en términos de su estructura química, indicando su fórmula química y, adicionalmente, en términos de su procedimiento de elaboración, indicando varios pasos de fabricación consecutivos.

Pese al hecho de que este compuesto esté caracterizado también por su procedimiento de elaboración, la reivindicación pertenece a la categoría de reivindicaciones referentes a una entidad física, es decir, a un producto. El que esta reivindicación incluya un apartado de «producto obtenido mediante un procedimiento» se interpreta, conforme a la jurisprudencia de las Salas de Recurso, como una reivindicación dirigida al producto por se, dado que la referencia al proceso de elaboración únicamente tiene como finalidad definir el objeto para el que se solicita la protección, que continúa siendo el producto en sí (véanse las decisiones T 411/89, de 20 de diciembre de 1990, punto 2.2 de los fundamentos, no publicada en el DO OEP; y T 19/90, DO OEP 1990, 476, punto 4.9.2. de los fundamentos). Por tanto, en el presente caso, con independencia de cómo esté formulada, la reivindicación 1ª es una reivindicación sobre un producto y continúa estando dirigida al compuesto farmacéutico en sí».

En segundo lugar, la actora acude a las decisiones de los Tribunales Alemanes, para lo que cita:

– Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Dusseldorf de fecha 8 de julio de 2010 (Documento n° 30I), donde vemos que en el fundamento 5 se concluye:

«[…] La característica (7) requiere, después de todo, que la cinta de ganchos se pueda «fabricar» con el procedimiento según cualquiera de las reivindicaciones 1 a 9. Por medio de esta característica, el producto protegido por la patente se parafrasea parcialmente por el procedimiento para su fabricación (véase Tribunal Federal de Patentes, número inaccesible, página 8, último párrafo), pues en el caso de la reivindicación 1ª0 se trata de lo que se conoce como una reivindicación product-by-process (producto definido a través de su proceso de obtención). Una reivindicación de este tipo se distingue por el hecho de que la protección de la patente está dirigida a un objeto -y no a un determinado proceso de fabricación-, en la que el objeto protegido por la patente, no obstante, se caracteriza -total o parcialmente- por el procedimiento para su fabricación (véase Tribunal Federal de Justicia, GRUR 2005, 749 – Soporte de grabación; Schulte, ley alemana de patentes, 8ª Ed., art. 14, número marginal 31 con otros registros). Esto también se aplica a la reivindicación 1ª0 de la patente contestada, ya que en el caso de esta se trata de una reivindicación de entidad física orientada a una cinta de gancho, la cual, sin embargo, parcialmente -en la característica (7)- no se define directamente por características materiales (parafraseadas espacial, física o funcionalmente), sino por el procedimiento para su fabricación. Si la reivindicación -como en el litigio- hace referencia a que el producto patentado «se puede fabricar» mediante el procedimiento descrito en la reivindicación, el procedimiento de fabricación recogido en la reivindicación, en general, -también aquí- únicamente es a modo de ejemplo (véase Schulte, en el lugar señalado, art. 14, número marginal 31). Por eso, bajo la protección de la patente también se incluyen objetos de este tipo, derivados de otro proceso de elaboración, siempre que solo posean aquellas propiedades de producto que el procedimiento de fabricación conforme a la reivindicación confiere al producto de acuerdo con la exposición de la patente contestada (véase Tribunal Federal de Justicia, GRUR 2001,1129 – Fleje sin extremos; GRUR 2005, 749 – Soporte de grabación; Schulte, en el lugar señalado, art. 14, número marginal 31 con otros registros).»

– Sentencia del Juzgado de primera Instancia de Dusseldorf de 13 de marzo de 2012 (Documento n° 31) y en la que se concluye en sus fundamentos:

«II.1) La reivindicación 1ª de la patente contestada es lo que se conoce como una reivindicación product-by-process (producto definido a través de su proceso de obtención). Se trata de una reivindicación de entidad física orientada a un tampón, el cual, sin embargo, en su enunciado no se define (solo) directamente por características materiales del producto final parafraseadas físico- espacial o funcionalmente, sino predominantemente solo por las etapas del procedimiento para su fabricación y los productos básicos usados y surgidos en este sentido (pieza bruta enrolladora/pieza bruta preformadora). […]

[…] El producto protegido por una reivindicación product-by-process disfruta de protección absoluta, o sea, independientemente su modo de fabricación, pues el objeto de la patente es, a pesar de la descripción, el producto como tal a través del procedimiento de fabricación. Por consiguiente, un producto que presenta las mismas propiedades que el protegido por la reivindicación product-by-process debe considerarse violador de patente, independientemente de si se fabricó mediante una vía de las citadas en la reivindicación (Tribunal Federal de Justicia GRUR 1993, 651 – Manzanilla tetraploide; Tribunal Federal de Justicia GRUR 2001, 1129- Fleje sin extremos; Tribunal Federal de Justicia GRUR 2005, 749 – Soporte de grabación).

Esto sucede en las formas de realización impugnadas, las cuales están desarrolladas de manera indiscutiblemente idéntica en los contextos de interés aquí. Estas presentan todas las propiedades materiales que presenta el producto protegido por la reivindicación 1ª.»

La posición de los Tribunales Británicos y Estadounidenses (las demandadas)

Como ya he señalado, por el contrario los demandados sostiene que el alcance de la protección del producto, ha de venir limitado por el procedimiento descrito para su obtención, en apoyo de lo cual citan la doctrina de los mencionados tribunales:

– Sentencia de la Chancery División (Patent Court), de fecha 11 de abril de 2001, en el asunto Kirin-Amgen Inc vs. Roche Diagnostics GmbH:

«286. Cualquiera que sea la base sobre la que se apoya el argumento a favor del TKT y Roche, considero que es un error. Como cuestión de principio, la aplicación de las normas generales de interpretación me parecen requerir para interpretar una reivindicación de producto por proceso, al igual que cualquier otra reivindicación, dando a las palabras de la reivindicación, leída en general en el contexto de la patente en su conjunto, su significado normal, a menos que, por supuesto, haya una buena razón para lo contrario. De hecho, eso es lo que está legalmente establecido en la Sección 125 (1) de la Ley de 1977. Como cuestión de lenguaje ordinario, la reivindicación de un producto obtenido o producido por un proceso específico no puede decirse con justicia que pueda extenderse a cualquier producto que no sea producido u obtenido por el proceso particular. La Reivindicación 19 no puede, como una cuestión de lenguaje ordinario, aplicarse cualquier polipéptido a menos que sea «recombinante» y esto es «el producto de la expresión eucariota de una secuencia de ADN exógeno». Interpretar tal reivindicación de forma más extensa me parece ir en contra del claro significado de las palabras. Además, no sólo el argumento avanzado por el Sr. Romulo , en la medida en que es una de las construcciones, conlleva dar a las palabras de una reivindicación un significado no natural, sino que implica dar a las palabras un significado no natural con el resultado de que la reivindicación probablemente perderá su validez, mientras dando a las palabras su sentido natural será más probable que la reivindicación sea válida. Como se ha dicho por Lord Brougham LC en Langston y Langston (1834) 2CI & Fin 194 «, debe inclinarse hacia esa construcción que conserva, en lugar de hacia lo que destruye», que describió como «un estado de derecho y el sentido común».

291. El tercer argumento en favor de la interpretación de TKT, que es realmente la forma en la que Don. Romulo plantea su caso, es que existe una jurisprudencia reiterada de la Cámara que apoya inequívocamente el argumento de TKT en cuanto a cómo deben ser interpretadas las reivindicaciones de producto por proceso. El enfoque parece provenir de una decisión en febrero de 1984, T150/82, «Reivindicación Categorías / IFF» OJ EPO 1984, 309, donde se discutieron las reivindicaciones de producto por proceso, se discutieron en los párrafos 6 a 11. Debo confesar haber encontrado las razones de la decisión un poco difíciles de seguir, pero me parece que en última instancia se trata de cuestiones semánticas más que de consideraciones de fondo. Así, en el párrafo 10, la Cámara dijo esto:

Mientras que algunos de los efectos finales se pueden extraer de la definición del proceso por razones de claridad y concisión, el producto es en consecuencia de la invención, sin ser la propia invención, que es más bien la nueva interacción representada por el proceso en tales casos. Cualquier intento de reivindicar el producto en sí mismo no inventivo mediante reivindicaciones de producto por proceso está reivindicando los meros efectos.

292. Es cierto que si el producto no tiene características novedosas en sí mismas, se puede afirmar que no es inventivo, pero al menos en mi opinión, si se trata sólo de productos tal como han sido producidos por el procedimiento inventivo que ha sido reivindicado, no puede haber ninguna objeción a la reivindicación, como se admite (aunque sólo sea indirectamente) por lo dispuesto en (2) el artículo 64 que es justo decirlo, la Cámara consideró.

293. También noto de la decisión T150/82 que la Cámara identificó una diferencia de enfoque de la reivindicación de producto por proceso entre los tribunales de varios Estados miembros (en especial Alemania) y los del Reino Unido: véanse los párrafos 9 y 11. En particular, en este último apartado, la Cámara parecía aceptar que los tribunales ingleses admiten como válidas las reivindicaciones de producto por proceso, siempre y cuando el proceso sea en sí patentable. A pesar de que, por supuesto, sea deseable que exista un enfoque común a este tipo de cuestiones en los tribunales de todos los signatarios del CPE, no creo que sea el deber de un tribunal Inglés abandonar el que ha sido el enfoque Inglés en este tema, y adoptar el que ha sido el enfoque alemán, simplemente porque la Cámara ha favorecido a este último en lugar del anterior. Por el contrario, a menos que exista una disposición en sentido contrario en el EPC o la Ley de 1977, creo que, al menos en primera instancia es mi deber, en esta jurisdicción, seguir lo que, como la Cámara acepta, ha sido el enfoque coherente de los tribunales ingleses – aunque con anterioridad a la Ley de 1977. Esto es particularmente cierto si, como creo que es correcto, ese el enfoque es de hecho compatible con la Ley de 1977.

(…)

295. (…) Si eso no es lo que se significa una reivindicación de producto por proceso como una cuestión de lenguaje ordinario, no puedo estar de acuerdo con esa opinión. Tengo dificultades similares con una observación en T248/85 en DO OEP 1986, at 266, en que la Cámara dijo lo siguiente sobre las reivindicaciones de producto por proceso ante ellos:

[L]as reivindicaciones no definen el alcance de protección: definen el objeto para el que se solicita protección.

Así lo hacen, pero el objeto de que se trate está limitado por el requisito de que debe ser obtenido por el procedimiento nuevo. En T124/93 en [1996] EPOR 632, la Cámara se refirió a sus decisiones anteriores estableciendo lo siguiente [párrafo 3.5]:

Las reivindicaciones de producto por proceso dan protección a los productos en sí, independiente del proceso por el cual fueron producidos…

Como ya he indicado, como una cuestión de lenguaje natural, por lo menos el tenor de las reivindicaciones 19 y 26 en el presente caso, no considero que lo hagan.

296. Soy reticente a no seguir el enfoque de la Cámara, particularmente a la luz de la gran cantidad de decisiones coherentes sobre este punto. Sin embargo, no estoy vinculado por las decisiones de la Cámara. En efecto, particularmente a la luz del artículo 125 de la Ley de 1977, se me requiere, en todo caso, para identificar la invención reivindicada por lo que «se especifica en la reivindicación». Como una cuestión de lenguaje ordinario, me parece imposible interpretar una reivindicación de producto por proceso, como la reivindicación 19 o la reivindicación 26, en el presente caso, «en un sentido absoluto», como la Cámara aparentemente se sintió capaz de hacer en T219/83 y, en efecto, en el resto de las decisiones a las que me he referido.»

– Sentencia emitida por la United States Court of Appeals for the Federal Circuit, en el asunto Abbot Laboaratories (y otros) vs. Sandoz (y otros), 18 de mayo de 2009.

«Este Tribunal tiene ocasión de aclarar, en pleno, el alcance de las reivindicaciones de producto por proceso, mediante la adopción de lo establecido en el asunto Atlantic Thermoplastics.

En Atlantic Thermoplastics, este Tribunal consideró el alcance de la reivindicación de producto por proceso 26 del referido asunto: «el moldeado de la plantilla producida por el método de la reivindicación 1.» 970 F.2d at 836. El titular de la patente argumentó que compitiendo de forma indistinguible plantillas producidas por diferentes métodos éstas infringían sin embargo la reivindicación 26. Id. At 838. Este Tribunal rechazó la posición del titular. Este Tribunal en Atlantic Thermoplastics interpretó las reivindicaciones de producto por proceso como limitadas por el proceso. Id. At 846-7.

Esta interpretación encuentra un gran apoyo en las opiniones del Tribunal Supremo que ha abordado apropiadamente la cuestión de las reivindicaciones de producto por proceso. Véase Smith vs. Goodyear Dental Vulcanite Co. 93 US 486, 493 (1877) («El procedimiento detallado es tan parte de la invención como lo son los materiales de los cuales se compone el producto») Goodyear Dental Vulcanite Co. Vs. Davis. 102 US 222, 224 (1880) («para constituir una infracción de la patente, tanto el material del que la pieza dental está hecha… como el procedimiento de construcción de la pieza… deben ser empleados»); Merrill vs. Yeomans, 94 US 568 (1877); Cochrane vs. Badische Anilin & Soda Fabrik. 111 US 293 (1884) (BASF); The Wood-Paper Patent, 90 US 566, 596 (1874); Plummer vs. Sargent, 120 US 442 (1887); Gen. Elec. Co. Vs. Wabash Appliance Corp.. 304 US 364 (1938); véase también Atl. Thermoplastics, 970 F.2d en 839-42 (discutiendo todos estos casos). En todos estos casos, el Tribunal Supremo ha apreciado, consecuentemente que los términos del proceso que define el producto en una reivindicación de producto por proceso sirve como limitación oponible. También, la jurisprudencia vinculante del Tribunal predecesor a éste, el Tribunal estadounidense de Aduanas y de apelación de Patentes (véase In re Hughes, 496 F.2d 1216, 1219 (CCPA 1974) («reconociendo que las «verdaderas reivindicaciones de producto» tienen «mayor alcance de protección» que las de producto por proceso)), y el Tribunal estadounidense de demandas (véase Tri-Eall Containers vs. United States, 408 F.2d 748, 751 (Ct. Cl. 1969)), siguen la misma interpretación.

El circuito hermano de este Tribunal también siguió la interpretación general de que el proceso definidor limita la reivindicación de producto por proceso. Véase, por ejemplo, Hidelte Leather vs. Fiber Prods., 226 F. 34, 36 (1st Cir 1915) («Es bien conocida la regla de que a pesar de que el producto tenga características definidas por las que pueda ser identificado aparte del proceso, aun así, si en la reivindicación no se describe pero se establecen los términos de proceso, no puede sostenerse la infracción de la reivindicación de aquel que no se ha hecho por el procedimiento; Paeco Inc vs. Applied Moldinas. Inc.. 562 F.2d 870, 876 (3r Cir. 1977) («Una patente otorgada sobre una reivindicación de producto describiendo un proceso, no otorga un monopolio sobre idénticos productos fabricados por un procedimiento distinto»). De hecho, este Tribunal ha articulado esta regla: «Por este motivo, a pesar de que las reivindicaciones de producto por proceso están limitadas por y definidas por el proceso, la determinación de la patentabilidad está basada en el producto propiamente». In re Thorpe, 777 F.2d 695, 697 (Fed. Cir. 1985) (enfatizado añadido)» [Pág 15 y 16]

«En consecuencia, con base en los precedentes del Tribunal Supremo y el tratamiento de las reivindicaciones de producto por proceso a través de los años por la PTO y decisiones de tribunales vinculantes, este Tribunal reitera ahora que «los términos de proceso en reivindicaciones de producto por proceso sirven como limitaciones en la determinación de la infracción». Atl. Thermoplastics, 970 F.2d en 846-47. Como se ha indicado anteriormente, esta decisión sigue lo claramente establecido por este Tribunal en In re Thorpe de que «las reivindicaciones de producto por proceso están limitadas por y definidas por el proceso» 777 F.2d en 697″ [Pág. 18]».

La valoración de este Tribunal

No es mi intención, ya que excedería de mi capacidad, determinar con carácter general el ámbito de protección de las reivindicaciones product-by-process, mi objetivo es determinar si, en este caso concreto, el producto de las demandadas, fabricado por Liquats infringe o no la patente del actor. El art. 50 de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939) (LP) establece que «La patente confiere a su titular el derecho a impedir a cualquier tercero que no cuente con su consentimiento: a) La fabricación, el ofrecimiento, la introducción en el comercio o la utilización de un producto objeto de la patente o la importación o posesión del mismo para alguno de los fines mencionados». El art. 60 de la citada Ley nos dice que «la extensión de la protección conferida por la patentes o por la solicitud de patente se determina por el contenido de las reivindicaciones» y en el mismo sentido el art. 26 LP «las reivindicaciones definen el objeto por el que se solicita la protección». Resulta pues que el alcance del monopolio que el art. 50 LP otorga la patente a su titular se extiende, única y exclusivamente, al invento descrito en las reivindicaciones de la patente, interpretadas conforme la descripción y los dibujos, tal y como dice el art. 60 LP.

Los preceptos de la Ley de Patentes (RCL 1986, 939) responden al texto del art. 69 Convenio sobre la Concesión de Patentes Europeas (RCL 1986, 3579) (CPE), el cual establece que: «El alcance de la protección que otorga la patente europea o la solicitud de patente europea estará determinado por las reivindicaciones. No obstante, la descripción y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones». Interpretando este precepto el protocolo establece en su artículo primero que: El artículo 69 no deberá interpretarse en el sentido de que el alcance de la protección que otorga la patente europea haya de entenderse según el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirvan únicamente para disipar las ambigüedades que pudieran contener las reivindicaciones. Tampoco debe interpretarse en el sentido de que las reivindicaciones sirvan únicamente de línea directriz y que la protección se extienda también a lo que, en opinión de una persona experta que haya examinado la descripción y los dibujos, el titular de la patente haya querido proteger. El artículo 69 deberá, en cambio, interpretarse en el sentido de que define entre esos extremos una posición que garantiza a la vez una protección equitativa para el solicitante de la patente y un grado razonable de certidumbre a terceros».

La determinación del ámbito de protección de una patentes exige, en todo caso, buscar una posición intermedia entre un extremo restrictivo, superando la mera interpretación literal de la reivindicaciones, pero en el otro evitando ampliar el ámbito de protección a todo lo que el titular de la patente quiso proteger, según la lectura de las reivindicaciones y de la descripción por experto en la material.

DÉCIMO PRIMERO.- Hasta donde yo alcanzo, estas reglas básicas no están excepcionados por el tipo de reivindicación de que se trate. La primera decisión de las Cámaras en materia de product-by-process claim fue la decisión T 150/82. La Cámara declaró que las reivindicaciones de producto definido únicamente por las características de los procedimientos para su preparación (conocidas como producto-by-process clamis) son admisibles solo si el producto en si mismo cumple los requisitos de patentabilidad y no hay ninguna otra información en la solicitud que hubiera permitido al solicitante definir el producto satisfactoriamente mediante la descripción de su composición, estructura o algún otro parámetro comprobable», doctrina reiterada en la decisión T 956/04. Así pues, uno los requisitos para que se puedan utilizar este tipo de reivindicaciones es que el producto no se puede describir de otra forma, por ejemplo mediante su estructura o composición, por lo tanto, el procedimiento de fabricación define necesariamente todas o algunas de las características del producto protegido, ya que no hay otra forma de identificar el producto.

Hay un contradicción en afirmar que este tipo de reivindicaciones protegen el producto en si mismo, con independencia del procedimiento seguido para su obtención, y al mismo tiempo decir que la única forma de caracterizar, identificar o definir el producto es mediante la descripción y la reivindicación del procedimiento seguido para su obtención.

Si el producto solo se puede definir describiendo el procedimiento seguido para su elaboración, en tal caso, será imposible reproducir las características del producto patentado sin simultáneamente reproducir las características del procedimiento necesario para identificar alguno de los elementos del producto. No se trata de que se tengan que reproducir el producto y el procedimiento para que podamos hablar de infracción de la patente, sino que el producto solo puede ser definido por el método de obtención y, en consecuencia, para comparar el producto patentado y el producto presuntamente infractor, necesariamente tendré que acudir al procedimiento descrito, al menos cuento sirva para identificar alguna o algunas de sus características.

Como he señalado la reivindicación primera protege:

«Una suspensión de cereal homogénea y estable que tiene el sabor y aroma de la avena natural, que comprende b-glucanos intactos de la materia prima y que tiene una viscosidad menor de 0.5 Pas a temperatura ambiente, que se obtiene mediante las siguientes operaciones:

A) Moler en seco o en húmedo, avena prensada u otro tipo de avena tratada con caloro humedad para obtener una harina,

B) Suspender la harina de la avena en agua, si la harina ha sido producida mediante molienda en seco,

C) Opcionalmente, centrifugar o decantar la suspensión con objeto de retirar las partículas gruesas de fibra,

D) Tratar la suspensión con b-amilasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(-1),

E) Tratar la suspensión con a-amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s (-1),

F) Preferentemente, homogeneizar la suspensión sometida a tratamiento enzimático y

G) Someter la suspensión a tratamiento UHT (UHT) = Temperatura Ultra Alta) para obtener un producto estéril y al mismo tiempo inactivar las enzimas añadidas»

Según la actora y las demandadas los elementos en los que se puede descomponer el producto reivindicado son los siguientes: (a) una suspensión de cereal (b) homogénea, y (c) estable que (d) tiene el sabor y aroma de la avena natural y que (e) por un lado, comprende b-glucanos intactos de la materia prima y (f) por otro, tiene una viscosidad menor de 0.5 Pas a temperatura ambiente. De dichos elementos, los demandados mantienen que su producto no tiene «b-glucanos intactos», admiten que tiene b-glucanos, pero niegan que estos puedan ser considerados «intactos», tal y como están calificados expresamente en la patente.

El procedimiento descrito para obtener el mencionado producto, tiene siete etapas, de las cuales A, B, D, E y G, proporciona las características esenciales del producto, mientras que las etapas C y F son opcionales. De dichas etapas necesarias, el procedimiento de los demandados difieren en dos de ellas, en primer lugar, el procedimiento de Liquats no utiliza la encima b-amilasa, y en segundo lugar utiliza la encima b-glucanasa.

El conocimiento del experto en la materia

El experto en la materia, que leyese la patente para determinar el ámbito de protección, sabría que los b- glucanos, conforme el informe del Dra. Emma , son:

«(…) son polisacáridos de monómeros D-glucosa ligados con enlaces glucosídicos de tipo beta. Los beta-glucanos son un grupo muy diverso de moléculas que pueden variar en relación a su masa molecular, solubilidad, viscosidad, y configuración tridimensional. Normalmente, se presentan como celulosa en las plantas, el salvado de los granos de cereales, la pared celular de la levadura del panadero, algunos hongos, setas y bacterias».

«La molécula D-glucosa es un anillo de seis eslabones, con un átomo de oxigeneo en un de los vértices del anillo y con 4 grupos OH (hidoxilo) y un grupo CH20H, tal y como se respresenta ac continuación: FIGURA 1

Los b-glucanos son pues cadenas largas de unidades de D-gucosa, unidas entre si por uno de esos grupos OH (el de la posición 1, que esta en la forma beta hacia fuera del plano), con otro grupo OH de la otra unidad de glucosa. Según la posición de los grupos OH que estén actuando de puente, los grucanos pueden ser (b-1,3 o (b-1,6″. FIGURA 2

«La diferencias entre los enlaces de b-glucanos, así como en la longitud de las cadenas se traducen en diferencias en solubilidad, modoe de acción, y actividad biológica».

«Los b-glucanos de la avena son polisacáridos que consiste en unidades de b-D-glucopiranosilo, que están unidas por enlaces (1-<3) y (1->4). Se caracterizan por un determinado peso moléculas que es indicativo de la longitud de la cadena», (pag 8-9 del dictamn de Doña Emma ).

El experto también sabría que en el grano de la avena el peso molecular de los b-glucanos tiene un rango muy amplio que va de los 5kDa (kilo dalton) a 2000 kDa (kilo dalton), siendo su peso medio de 1400 kDa, tal y como señala la Dra. Vanesa (documento n° 33 de la actora), así como la declaración de la Dra Delia , avaladas por la declaración de Doña Emma en cuanto a la media del peso molecular de los b-glucanos.

Como explica el Prof. Genaro , el experto también sabría que:

«Las glucanasas son encimas que pueden cortar los enlaces entre las unidades de glucosa de una cadena de polisacáridos. Las gucanasas se dividen en alfa-gucanasas y beta-gucanasas.

Las beta son encimas especializadas en la escisión, es decir, en el corte de los enlaces beta de la cadana de los b-glucanos de modo que la cadena original queda cortada en piezas más cortas; las beta-gucanasas puede realizar cortes en el extremos de la cadena (eso) o en los puntos internos de la misma (endo). Las beta-gucanasas puede cortar en cadenas aun más cortas las cadenas más cortas resultantes y el peso molecular de las cadenas de b-glucanos disminuirán con el número de escisiones llevadas a cabo por las encimas»

Por ese motivo, para evitar el riesgo del efecto glucanasa (el corte de los enalces beta), tal y como declararon las Dras Doña Delia y Vanesa , en el procedimiento de fabricación descrito en la primera de la reivindicación expresamente se dice que ni la b-amilasa como la alfa-amilasa «no presenta(n) efecto de glucanasa».

Un experto sabría que las cadenas de los b-glucanos se rompen con el molido del grano de avena, por lo que sabría que en procedimiento descrito b-glucanos intactos», en sentido estricto, no puede haber, ya que la primera fse de su preparación incluye su molido. El diccionario define intacto como algo que «no ha padecido alteración, menoscabo o deterioro», por lo tanto, si el molido rompe dichos b-glucanos, no se puede haber de b-glucanos intactos en un sentido riguroso, tal y explicó el experto Dr. Pablo Jesús en su declaración.

A mi juicio el experto entendería que la patente se refiere a b-glucanos intactos como aquellos que no resultan degradados mediante el uso de encimas con efecto glucanasa, en los que se haya evitado la rotura química de las cadenas de b-glucanos, en tanto que en el procedimiento reivindicado excluye expresamente el uso de encimas con efecto glucanasa.

«D) Tratar la suspensión con b-amílasa, que produce de forma específica, unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de 3 a 0.1 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s(- 1),

E) Tratar la suspensión con a-amilasa que produce de forma específica unidades de maltosa y no presenta efecto de glucanasa y proteinasa, hasta alcanzar una viscosidad de < 0,5 Pas en el intervalo de régimen de cizallamiento de 10 a 100 s (-1)»

El experto entendería, en mi opinión, que la expresión b-glucanos no se puede interpretar rigurosamente, ya que la primera fase del procedimiento descrito para definir este producto incluye su molido, pero al mismo tiempo entendería que la patente se refiere a los b-glucanos procedentes de la avena molida que son el resultado de un procedimiento de fabricación de la suspensión de avena en la que NO se utilizan encimas con efecto glucanasa. En esta forma, las características del producto viene definidas por el método utilizado para su definición en la reivindicación.

Esta posición es coherente con la interpretación efectuada por la División de Oposición de la EPO que, al desestimar las oposiciones formuladas contra esta patente en su decisión de fecha 29 de julio de 2003, dijo lo siguiente:

«La División de Oposición es de la opinión de que al experto en la materia se le dan elementos de guía suficientes en la reivindicación independiente sobre cómo preparar el producto de la invención sin degradación de los b-glucanos. Se supone que empezará del corazón de la avena tratada o copos de avena (que también son corazones tratados) y tiene que usar la amilasa específica que, entre otras cosas, no tiene actividad b-glucanasa, con el objeto de mantener los b-glucanos originales de la avena en un estado no troceado.» [Párrafo 4]

Igualmente es coherente con la postura mantenida por la actora ante la División de Oposición en la que dijo:

«No se discute que un producto reivindicado mediante reivindicación de producto por proceso debe ser novedoso con respecto a la técnica anterior, independientemente del proceso mediante el cual se obtiene. Sin embargo, este requisito no significa que las características del proceso de una reivindicación de producto por proceso no deban tenerse en cuenta al evaluar la novedad de la reivindicación. Más bien, el concepto de novedad absoluta de la CPE requiere, en relación con las reivindicaciones de producto por proceso, que se evalúe qué características estructurales de los productos reivindicados vienen causadas por los pasos del procedimiento reivindicado, y que se evalúe entonces si el estado de la técnica anterior divulga algún producto que ostente las mismas características estructurales. Si un paso determinado de un proceso de una reivindicación de producto por proceso da como resultado una estructura o composición específica del producto obtenido, dicho paso del proceso, obviamente, no puede ser ignorado» (documento n° 16 bis de la contestación a la demanda).

Añadiendo que:

«La suspensión de cereales estable reivindicada ha sido preparada en ausencia de enzimas glucanasa y proteinasa y, por consiguiente, contiene, intactos, los b-glucanos y las proteínas de la avena original, mientras que el documento D2 explícitamente añade b-glucanasa y proteinasa para el tratamiento de la sopa de harina de avena fermentada a fin de modificar los b-glucanos y las proteínas originales de la avena (así pues, la suspensión reivindicada contiene b-glucanos y proteínas que son distintos de los fragmentos de b-glucano y los fragmentos de proteína de la sopa de harina de avena del documento D2, y la sopa de harina de avena del documento D2 contiene aminoácidos y proteínas modificadas que no pueden estar presentes en la suspensión de la patente a la que se formula oposición).» (documento n° 16 bis de la contestación a la demanda).

El procedimiento de fabricación de Liquats

El procedimiento de fabricación del producto de Liquats resulta de la prueba pericial aportada por la demandada, informe de Doña. Emma (documento n° 18 de la contestación a la demanda), que describe en lo necesario el procedimiento, refrendado por el informe de Sr. Genaro y los resultados de los análisis practicados a los productos de los demandados (documento n° 20 de la contestación).

Según el informe de Doña. Emma el procedimiento sigue las siguientes etapas:

A) El proceso se inicia con grano de avena pelado, adquirido por LIQUATS de una empresa de la UE.

B) El grano de avena se tritura en seco para obtener una harina de avena que se adiciona sobre una mezcla de agua (agua de las montañas del Montseny que previamente ha sufrido un proceso de tratamiento) y dos enzimas: a-amilasa y b-glucanasa. Esta mezcla contenida en un tanque con agitación es sometida a diferentes temperaturas durante diferentes tiempos (forma parte del know-how del procedimiento). Con este tratamiento el almidón se abre y las cadenas de b-glucanos se rompen, formándose glucosa (que es el azúcar natural, ya que el producto no tiene azúcares añadidos).

C) A continuación se añade otra enzima (una glucosidasa, que forma parte también del know-how del procedimiento) y se somete a otro tratamiento térmico durante un tiempo determinado y a una temperatura concreta.

D) A continuación se centrifuga la suspensión obtenida y se reserva en tanques a una temperatura baja. Este producto es el que se considera «producto base».

E) A continuación se acaba de ajustar la concentración con agua con lo que se obtiene el producto final que se filtra para entrar ya a la línea de envasado, una vez el Departamento de Calidad ha dado la aprobación a los análisis realizados. Antes del envasado se realiza una etapa de esterilización.

F) Para el envasado se prepara el tetra-brick en la misma máquina del envasado a partir de unas láminas de cartón con las diferentes capas de fuera a dentro: plástico, papel pintado, cartón, aluminio, sellante y polietileno, y del tubo que se utiliza como boca del tetra-brick.

G) El producto acabado se deja en cuarentena durante 7 días, tiempo en el que se hace un muestreo y análisis antes de ponerlo en el mercado.

El procedimiento difiere en dos puntos concretos, primero, el procedimiento de la demandada no utiliza la P-amilasa, etapa D de la reivindicación, y, esto es esencial, utiliza b-glucanasa, expresamente excluido como he señalado en la reivindicación primera para caracterizar los b-glucanos como «intactos». La propia experta de la demandada Doña. Vanesa , reconoció, aunque con dificultades, que se trataba de procedimientos diferentes.

Las diferencias entre el producto patentado y el producto de los demandados: No infracción

El producto de los demandados tiene b-glucanos, pero no b-glucanos intactos en la forma en la que están definidos en la reividicación y he explicado en los fundamentos anteriores, ya que en el procedimiento de fabricación de la demandada se utiliza b-glucanasa, que, como explica Don. Genaro , precisamente rompen los enlaces beta de los b-glucanos, en consecuencia no se puede evitar el efecto glucanasa. Por este motivo, el producto de los demandados es diferente y no infringe la patente, por lo que la demanda debería ser desestimada.

Costas pocesales.

Las costas han de imponerse a la actora en aplicación del principio del vencimiento, art. 394 LEC (RCL 2000, 34, 962 y RCL 2001, 1892) .

Desestimo la demanda presentada por el procurador D. Ignacio López, en representación de OATLY AB, en consecuencia debo absolver a LIQUATS VEGETALS, S.A, CASA SANTIVERI, S.L. y NUTRITION & SANTE IBERIA, S.L., condenado a la actora al pago de las costas.

Firmado, Luis Rodríguez Vega, magistrado-juez.

PUBLICACIÓN.- La presente resolución ha sido leída en audiencia pública por el Sr. Juez que la firma en el día de su fecha, doy fe.

Recursos.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de apelación en el plazo de veinte días ante este Juzgado, para su resolución por la Audiencia Provincial.