En la actualidad, transferir tecnología se ha convertido en algo habitual, máxime si tenemos en cuenta que parte de la innovación nace en centros públicos (tales como, entre otros, las Universidades o el CSIC) y que para dotar a esa tecnología de valor comercial la misma se transfiere al tejido empresarial. La elaboración de estos acuerdos de transferencia de tecnología requiere no sólo de conocimientos jurídicos, sino también técnicos ya que es necesario estar familiarizado con el tipo de tecnología que se transfiere para que el contrato se adapte con la mayor precisión a las necesidades de la misma.
El mercado de la tecnología mueve en el mundo alrededor de 100 millones de dólares por lo que nos encontramos ante un sector, no sólo interesante a nivel científico, sino también en términos económicos, siendo notables, en la actualidad, las inversiones que se están realizando en I+D+i.
El hecho de que lo que se transfiera sea, en la mayoría de las ocasiones, un intangible, un know-how, conlleva que sea necesaria la especialización a la que antes nos referíamos. Llegados a este punto debemos preguntarnos sobre qué estipulaciones no pueden faltar en este tipo de contratos de licencia.
En primer lugar, es necesario definir el objeto del contrato, estableciendo de un modo preciso los derechos que corresponden a cada una de las partes de manera individual y aquellos que van a ser, en su caso, compartidos. La mayoría de los litigios en materia de propiedad industrial e intelectual derivan de vagas definiciones que sitúan a las partes ante interpretaciones grises que favorecen la existencia de controversias.
Asimismo, hay que definir el ámbito territorial de la licencia, así como su duración y si la misma es o no en exclusiva. En caso de que lo que se esté licenciando sea un derecho de propiedad industrial, habrá que valorar aspectos tales como si el licenciante puede o no explotar la tecnología licenciada o si es recomendable que la duración del contrato sea coincidente con la de la protección registral del derecho licenciado.
En los casos en lo que se licencia es una solicitud de patente, también es importante prever quien va a asumir los gastos de tramitación de la misma y la introducción de eventuales modificaciones en sus reivindicaciones. Igualmente, es necesario disponer estipulaciones relativas a la titularidad de los futuros derechos de propiedad industrial e intelectual que pudieran llegar a derivarse de los trabajos de investigación fruto de la colaboración conjunta de las partes, así como sobre eventuales mejoras de la tecnología licenciada.
Una de las principales cláusulas que deben disponerse en este tipo de contratos es la de confidencialidad. Es importante definir con precisión qué debe entenderse por información confidencial, así como las obligaciones a las que las partes se comprometen con respecto a la misma. No puede existir ningún resquicio contractual que deje la puerta abierta a una divulgación no consentida ya que lo anterior podría conllevar irreparables perjuicios en caso de que, como resultado de la tecnología transferida y las investigaciones realizadas sobre la misma, se quisiera proceder al registro de un derecho de propiedad industrial. En consecuencia cada parte debe obligarse a adoptar las medidas que sean necesarias para preservar la confidencialidad de la información.
Asimismo es importante tener en cuenta las concretas características del sector afectado por el contrato. Por ejemplo, en el sector farmacéutico, es habitual que el acuerdo de licencia establezca el pago de determinadas cantidades económicas atendiendo al cumplimiento de distintos hitos en el proceso de aprobación de un medicamento. Siendo importante también definir con toda claridad el concepto sobre el que se aplica el pago de royalties, así, si los mismos se calculan sobre beneficios netos, sería necesario definir qué debe entenderse por tales para evitar futuras controversias. También es relevante prever el régimen de concesión de sublicencias y si de las mismas se derivan royalties para el licenciante originario.
En este tipo de contratos en los que lo que se transfiere es tecnología, también es recomendable valorar si, en caso de controversia, la mejor solución para la resolución de la misma, sería que las partes sometieran la misma a un arbitraje y no a la jurisdicción ordinaria que, aunque especializada, su tramitación es más lenta que la del sistema arbitral. Los tiempos en el sector biotecnológico, en el que los avances científicos se pueden quedar obsoletos incluso antes de salir del laboratorio, toman una relevancia especial que nos recomienda acudir, en caso de conflictos, a una solución rápida que permita a las partes conocer cuales son sus derechos y obligaciones en el menor tiempo posible.
Evidentemente, la mejor opción es realizar un contrato completo y de calidad ya que, de esta manera, no deberían existir dudas interpretativas sobre el mismo ni surgir conflictos entre las partes. Por ello nuestra recomendación es la de dejar la redacción del mismo en manos de profesionales, conocedores del sector, tanto a nivel técnico como jurídico. Los modelos pueden servir en otro tipo de sectores, no en el biotecnológico, sobre todo teniendo en cuenta que las consecuencias que se pueden derivar de un mal contrato, en la mayoría de los casos, son irreversibles.
