STS núm. 292/2014, de 11 junio 2014 (RJ 2014, 4225) Marcas; Vulgarización; Caducidad.
Para que tenga lugar la caducidad de una marca por vulgarización, es necesario, además de que el signo se hubiera convertido en el comercio en la designación usual del tipo a que pertenece el producto para el que fue registrado, que ello se haya producido como consecuencia de la propia conducta, activa o pasiva, del titular.
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Supuesto de hecho
El demandante en primera instancia creó, en la década de los ochenta, un pastelillo que, como dulce novedoso, destacó frente a otros de la zona, e incluso ganó algún concurso gastronómico. Aproximadamente diez años después registró la marca con la denominación “Oropesinas” (nombre que adjudicó a su dulce desde el principio).
Los demandados, aproximadamente diez años después, consiguieron el registro de su marca, denominada “Les oropesinas artesanals de …” motivo por el cual fueron demandados, ya que según el actor, aquellos se habían aprovechado de la reputación de su signo, por lo que pidió la nulidad de la marca.
En su contestación, los demandados argumentaron que el término “oropesinas” no era sino una indicación de procedencia geográfica (Oropesa del Mar) y que se venía utilizando mucho antes de su registro por parte del actor. Además, formularon reconvención para solicitar la nulidad y, subsidiariamente, la caducidad de la marca “oropesinas”.
El Juzgado de lo Mercantil decretó la nulidad del registro de la marca “Les oropesinas artesanals de …” pero también la caducidad de la marca “Oropesinas”, lo que propició que el demandante interpusiese recurso de apelación ante la Audiencia Provincial y, los demandados, la impugnación del mismo.
La Audiencia estimó el recurso el recurso manteniendo la declaración de nulidad de la marca de los apelados, por lo que éstos interpusieron recurso de casación compuesto de un único motivo: la infracción de la norma del art. 55.1.d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, y la jurisprudencia que lo interpreta.
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Criterio o «ratio decidendi»
El Tribunal entiende que no se cumplen los requisitos marcados por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008 (Aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas) y por el artículo 55.1.d) de la Ley de Marcas para considerar que se ha producido la caducidad d la marca por vulgarización, y hace suya la interpretación que, en su día, realizó el TJUE en sentencia de 27 de abril de 2006 de la anterior Directiva 89/104. En este sentido, recuerda el Tribunal que, conforme dicha resolución, la Directiva comunitaria persigue el equilibrio entre los intereses del titular de una marca y los intereses de sus competidores, vinculados a la disponibilidad de los signos; además —recuerda— únicamente puede esgrimirse la pérdida del carácter distintivo de dicha marca ante el titular cuando ello se deba a su actividad o a su inactividad.
Como en este caso resultó probado que el titular de la marca requirió a sus competidores (a la postre demandados) que cesaran en su actuación en cuanto detectó los primeros intentos de vulgarización, entiende el Tribunal que hizo lo pertinente para evitar la causa de caducidad, no habiendo lugar, por tanto, al recurso de casación interpuesto.
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Documentos relacionados
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Normativa aplicada:
- Ley de Marcas, artículo 55.1.d) (RCL 2001, 3001).
- Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, artículo 12.2.a) (LCEur 2008, 1802).
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Jurisprudencia relacionada
- STJUE, de 27 abril 2006 (TJCE 2006, 121).
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