- La paralización de la violación de un derecho de marca a través de medidas urgentes requiere de unos presupuestos mínimos
Como abogado litigante especializado en propiedad industrial e intelectual —marcas, patentes, diseños y derechos de autor—, he tenido que enfrentarme a situaciones en las que ha sido necesario activar mecanismos excepcionales para detener provisionalmente el grave perjuicio que un cliente pudiera estar sufriendo ante una infracción flagrante de sus marcas o invenciones patentadas.
En aquellos supuestos en los que se produce una usurpación deliberada de una marca, la acción civil ordinaria suele resultar ineficaz para frenar de forma inmediata la conducta infractora. La dinámica propia del proceso civil, incluso en escenarios donde se solicitan medidas cautelares inaudita parte, exige una motivación contundente y una recopilación de pruebas suficientes que justifiquen su adopción por parte del Juzgado de lo Mercantil competente, siendo desde el punto de vista empresarial ineficaz para la paralización urgente de esa explotación indebida de una marca.
Un caso reciente defendido por Falcón Abogados refleja esta problemática: se trataba de una empresa extranjera que, tras una importante inversión en fabricación, publicidad, marketing y logística, se disponía a lanzar en España un nuevo producto cosmético bajo su marca debidamente registrada. A pocos días del inicio de la comercialización, surgió un competidor que, de forma desleal, se anticipó al lanzamiento comercial utilizando el mismo signo distintivo que la marca del cliente, vulnerando de manera flagrante su derecho de marca.
Hay que tener en cuenta que, en determinados sectores como el cosmético, el posicionamiento inicial de la marca / producto resulta clave, por lo que este tipo de actuaciones no solo suponen un grave perjuicio económico, sino que afectan directamente a la integridad de la marca, razón que a nuestro entender justificaba medidas urgentes legales excepcionales.
En este caso, el desleal competidor nacional se excusaba de manera artificiosa en un falso contrato de distribución, tratando de este modo evitar la consideración delictiva de su proceder; recordemos que la violación directa del derecho de marca es una vulneración de los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, artículos 273 y 274, referidos a los delitos contra la propiedad industrial. Presentada la correspondiente denuncia, el Juzgado de Instrucción consideró necesaria la apertura de diligencias, además de entender que se daban los presupuestos necesarios para la retirada y paralización cautelar de la comercialización de los productos que estaban ilegítimamente explotándose bajo la marca del cliente.
Frente a este tipo de actuaciones ilícitas, que exceden el ámbito civil, resulta justificado la activación de la vía penal como instrumento de protección urgente y eficaz, al margen de que con posterioridad puedan articularse acciones de índole civil para la reparación del daño. Por ello es importante en cada caso sopesar la conveniencia de presentar una denuncia y la petición aneja de adopción de medidas cautelares de carácter urgente, artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
A este respecto hay que señalar que, en la defensa derechos de IP, la realidad es que salvo en casos especialmente evidentes, muchos procedimientos penales iniciados por infracción de derechos de marcas o patentes terminan siendo reconducidos a la jurisdicción civil, al considerar los Juzgados de Instrucción que no concurren los elementos típicos del ilícito penal, siendo este riesgo mayor cuando están vinculados a actos de competencia desleal de los previstos en la LCD 3/91.
Por ello, a pesar de un posible alcance limitado y temporal del resultado final del proceso, en determinados supuestos la acción penal actúa como mecanismo eficaz para obtener una respuesta judicial rápida, disuasoria y útil para proteger los derechos de los titulares de marcas frente a infracciones flagrantes. En este sentido, será necesario argumentar sólidamente la denuncia para evitar ser considerada una acción temeraria.
En materia de propiedad industrial y propiedad intelectual, se pone de manifiesto especialmente la delgada línea que hay entre el ilícito civil y el penal, por lo que la falta de concreción, la no justificación del dolo o la inexistencia de prueba indiciaria puede poner de manifiesto fines espurios, colocando al afectado por la vulneración de su marca en una situación aún peor desde el punto de vista procesal.
¿Cuándo resulta recomendable acudir a la jurisdicción penal?
Puede resultar especialmente eficaz en ciertos supuestos, fundamentalmente cuando:
1.- Hay una vulneración burda y dolosa de la marca en el mercado: nos referimos a supuestos donde el “competidor” ha actuado con pleno conocimiento de la existencia de la marca o nombre registrado.
2.- Se está produciendo un grave daño económico, que además suponga un menoscabo en la reputación y prestigio de la marca.
3.- Situaciones en las que haya riesgo contra la salud de los consumidores, que eventualmente puedan adquirir un producto sin garantías del legítimo fabricante o distribuidor.
En circunstancias ordinarias, conviene agotar previamente la vía extrajudicial mediante el oportuno requerimiento bien fundamentado que siente las bases para un acuerdo pacifico.
Acreditada la actitud manifiestamente dolosa infractora de la marca, el uso estratégico de las acciones previstas en la LECrim y Código Penal puede resultar eficaz para neutralizar de forma inmediata amenazas graves contra estos derechos de propiedad industrial. Su ejercicio debe reservarse para supuestos cualificados, en los que concurran indicios claros de dolo, una afectación relevante al mercado o una conducta que exceda el ámbito del incumplimiento de un contrato.
Aun existiendo el riesgo de que las diligencias penales abiertas se archiven en un futuro procesal, derivándose a la vía civil, ello no desvirtúa su utilidad como instrumento cautelar y disuasorio, especialmente en situaciones de urgencia donde la agresión al derecho de una marca, una patente o un diseño resulte en un corto plazo irreparable.
Tal y como está configurada la protección legal de los activos de propiedad industrial, la acción penal constituye una vía excepcional de su defensa, siendo necesario una valoración exhaustiva de su conveniencia por parte del letrado que se enfrenta a un caso que requiera medidas urgentes.
Tomar la decisión de iniciar el proceso penal en estos casos no es sencillo, pues implica ponderar factores jurídicos, probatorios y estratégicos de especial complejidad. La pericia profesional es fundamental para evitar incurrir en temeridad procesal,siendo imprescindible un conocimiento profundo y experiencia en la materia, dado el carácter sensible y los riesgos que conlleva iniciar este tipo de acciones.
