Una de las primeras cuestiones que deben tratarse cuando se aborda el Derecho marcario es, claro está, el nacimiento del derecho sobre la marca, esto es, el punto en que se genera y crea el derecho sobre el signo distintivo. Para ello haremos un breve análisis de los principios básicos sobre el germen del derecho exclusivo del derecho de marcas.
En primer lugar aparece el denominado principio de prioridad en el uso, aquél según el cual el derecho sobre la marca se adquiere originariamente a través de la utilización efectiva del correspondiente signo en el tráfico jurídico-económico; así, el derecho de marca pertenece a quién la usa por primera vez para designar sus productos o servicios. Es el modo adquisitivo que prevaleció en las etapas iniciales del sistema de marcas, e implica que la inscripción registral de la marca tiene un valor declarativo y no constitutivo, lo que motiva que en caso de conflicto entre el usuario anterior de la marca y el titular posterior de la misma se debe resolver a favor del primero. Posteriormente este sistema evolucionó hacia la notoriedad del signo derivado del uso en el mercado, en el que no bastaba con la utilización de la marca sino que ese empleo fuese realizado de forma que tuviese constancia por terceros, que a los efectos del mercado existiese el conocimiento de la existencia del signo y a quién pertenecía, por la utilización en el tráfico, de éste. La diferencia entre una y otra situación estriba en que frente al simple uso del principio, la notoriedad implica una difusión y reconocimiento de la marca por los consumidores.
Frente a este sistema aparece el de la inscripción registral, principio que se ha ido imponiendo de forma gradual; según este sistema el nacimiento del derecho sobre la marca tendrá lugar mediante su inscripción en el registro; a través de ella el titular adquiere un derecho exclusivo sobre el signo distintivo, que impediría su uso por terceros no autorizados. De aquí que el nacimiento sobre la marca se produce mediante la inscripción en el registro con independencia de su uso y de si éste es o no notorio, revelándose como constitutiva, ya que además de atestiguar el nacimiento de aquélla, la inscripción genera el derecho de exclusiva sobre la marca.
Fijados los sistemas existentes debemos acudir a la evolución experimentada en el ordenamiento español, partiendo para ello del Estatuto sobre la Propiedad Industrial de 1929, y más concretamente de su artículo 14, el cual establecía un sistema mixto, en el que se conjugaba el principio de inscripción registral con el de la prioridad en el uso. En efecto, el derecho exclusivo sobre la marca se confería en virtud de la inscripción del signo del registro que debía consolidarse mediante su utilización ininterrumpida en los tres años posteriores, pese a lo cual, el usuario no titular de la misma no quedaba desamparado sino que se le atribuía un derecho de alcance limitado por cuanto se le permitía impugnar la marca confundible con aquella que se venía utilizando mediante el correspondiente proceso declarativo, que debía entablarse antes de tres años, plazo en el que se consolidaba la marca registrada, siempre que ésta fuese usada por el titular inscrito.
Frente a este sistema, la Ley de Marcas de 1988, en su artículo 3.1 y 2, si bien consolidaba la adquisición del derecho de marcas mediante la inscripción en el registro, instauraba el principio diferente del de la notoriedad de la marca; con ello, el usuario de una marca registrada, a la hora de impugnarla no solo debía acreditar su utilización anterior a la inscripción sino que debía acreditar, además, la notoriedad de la marca como consecuencia del uso de la misma. Y ello sin que se requiera la utilización posterior del titular registral.
Finalmente, la vigente Ley de Marcas de 2001 regula en su artículo 2.1 el nacimiento del derecho sobre la marca, al especificar que «El derecho de propiedad sobre la marca y el nombre comercial se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley». Considerada de forma aislada dicha norma, parecería dar a entender que la vigente normativa se decantaría por un sistema de adquisición registral puro, pero analizándola de forma conjunta y coordinada con otras normas la conclusión cambia de forma radical. En efecto, según el artículo 6.2 de la Ley de 2001, al enumerar las marcas anteriores que impiden el registro de una marca posterior o confundible, se está equiparando la marca notoriamente conocida a la marca registrada, lo que conduce a que el titular de aquélla pueda oponerse al registro de una marca posterior idéntica o confundible.
Por otro lado, el artículo 34 de la misma ley, en su apartado quinto, equipara al titular de la marca notoriamente conocida en España al titular de la marca registrada, concediéndole un ius prohibendi equivalente al que se confiere al titular de marca registrada. Igualmente, al regularse la nulidad relativa de la marca, la vigente norma equipara la norma notoriamente conocida a la registrada, y más concretamente, el artículo 52.1, al remitirse al artículo 6, reconoce el mismo valor a la marca anterior notoriamente conocida por su uso a la posterior registrada y que es igual o confundible con la primera. A diferencia de lo dispuesto en la norma de 1988 (que disponía que, salvo en el caso de solicitud presentada de mala fe, la acción de nulidad de la marca confundible posteriormente registrada prescribía en el plazo de cinco años contados desde la fecha de la publicación de la concesión del registro de la marca, transcurrido el cual la marca posteriormente registrada se consolidaba y su titular podía prohibir cualquier uso de la marca, aún incluso la anterior notoriamente conocida) la normativa actual, a través de lo dispuesto en el artículo 52.2, permite la coexistencia de la marca registrada y la anterior usada de forma notoria a pesar de haber transcurrido el plazo de los cinco años, por la denominada prescripción por tolerancia.
Como conclusión, se puede afirmar que la Ley de 2001, consagra un sistema mixto en el que coexisten el principio de inscripción registral y el principio de notoriedad del signo.
