No es infrecuente que un cliente acuda a nuestro despacho informándonos de que un tercero de forma especulativa ha registrado la marca ante la Oficina Española de Patentes y Marcas con la que ha venido distinguiéndose desde hace años, y el problema surge puesto que “a priori”, cualquier registro marcario se presume realizado de buena fe, salvo prueba en contrario, motivo por el cual la carga de la prueba de la conducta ilícita de titular del registro corresponderá a quien la alegue.
Afortunadamente la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, en su Art. 2.2 ya contempló dicha circunstancia y nos da la solución cuando surgen este tipo de situaciones:
"Artículo 2.2
Cuando el registro de una marca hubiera sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero o con violación de una obligación legal o contractual, la persona perjudicada podrá reivindicar ante los tribunales la propiedad de la marca, si ejercita la oportuna acción reivindicatoria con anterioridad a la fecha de registro o en el plazo de cinco años a contar desde la publicación de éste o desde el momento en que la marca registrada hubiera comenzado a ser utilizada conforme a lo previsto en el artículo 39".
En este caso nos encontramos ante una adquisición "derivativa" que el usuario extrarregistral del signo podrá esgrimir con objeto de ostentar la titularidad sobre los derechos de exclusiva del distintivo registrado, siendo el objeto del ejercicio de tal acción la subrogación subjetiva por parte del perjudicado en la posición ilícitamente obtenida por un tercero de la titularidad sobre la solicitud del registro marcario, o en su caso, sobre la marca ya concedida en el supuesto en el que la Oficina Española de Patentes y Marcas haya acordado ya su concesión, puesto que será el primero quien esté verdaderamente legitimado para ello.
En referencia al concepto de "mala fe" es el propio Tribunal Supremo en su Sentencia de fecha 22 de noviembre de 2001 quien nos concreta en qué consiste la mala fe en dichos supuestos, y que supone "el conocimiento de la titularidad ajena de una marca, y el registro a sabiendas de ello". Asimismo y como ya había concretado con anterioridad dicho Tribunal en su Sentencia de 2 de diciembre del año 2000, esta mala fe tiene una doble esfera: "Mala fe subjetiva, o sea, conciencia de la irregularidad de la solicitud. Y mala fe objetiva, como contraria al estándar de comportamiento que cabe esperar de quien actúa en unas circunstancias concretas. "
Además hay que tener en cuenta que la referida Sentencia no limita la acción reivindicatoria a los signos distintivos, sino "la conciencia de la "copia" o aprovechamiento de signos ajenos no ha de serlo sólo frente a marcas ajenas -sean o no notorias-, sino también frente a denominaciones sociales o signos distintos de un producto."
También nos da una definición de lo que el Tribunal Supremo, considera "mala fe"en su Sentencia 760/2010, de 23 de noviembre:
"Era de mala fe el registro de la marca a sabiendas de que la titularidad de la misma no pertenece a quien de tal modo actúa, lo que, indudablemente, debe predicarse en todos aquellos casos en que el registro lo efectúa quien, previamente, ha mantenido una relación contractual del tipo que fuere con quien ostenta, realmente, la titularidad de la marca o la estaba usando previamente en el mercado o en las relaciones comerciales, como propio".
No obstante y tal y como se ha expuesto anteriormente, será quien pretenda ejercitar la correspondiente acción reivindicatoria quien deberá probar lo que el Tribunal Supremo define como "titularidad ajena", lo cual podrá acreditarse, por ejemplo, demostrando haber usado la marca y habiendo contribuido al diseño y creación de la misma y de los logotipos que acompañen al denominativo, en el supuesto en el que nos encontremos ante marcas mixtas, compuestas de texto y gráfico.
Lógicamente la reivindicación o nulidad marcaria deben ser la excepción a la norma puesto que siempre se presume la buena fe de quien ejercita el registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y así lo consideró la Audiencia Provincial de Zaragoza en su Sentencia de 11 de Diciembre de 2008:
"La acción reivindicatoria acogida por la sentencia ahora apelada (art 2-2 Ley Marcas), viene a constituir una excepción a la regla general de la eficacia constitutiva del Registro, protegiendo el mejor derecho sobre el signo usado, pero carente de existencia tabular, frente a la titularidad marcaria registrada en fraude de terceros. Dicho conflicto de intereses es resuelto por la ley marcaria a favor del tercero, cuando quien accede al Registro y consigue para sí el "ius prohibendi", lo hace de manera fraudulenta o con violación de la reglamentación legal o contractual. Se sacrifica así la regularidad formal del Registro en beneficio de valores extra-registrales que se consideran de mejor derecho que el inscribiente (STS de 5 de octubre de 2007).
El efecto del triunfo de esta acción llamada por algún sector doctrinal "reivindicativa", más que "reivindicatoria" es la sustitución -en el sentido de subrogación- por parte del perjudicado en la posición jurídica del titular que accede ilícitamente al Registro (STS de. 25 de febrero de 2005)".
De la lectura de dichas Sentencias podemos comprobar como el actor podrá bien reivindicar la titularidad de la marca registrada de contrario, pero la Ley también deja abierta la posibilidad para solicitar la declaración de nulidad del signo ilícitamente solicitado (Arts. 51 y 52 Ley de Marcas), pudiéndose incluso ejercitar ambas acciones (reivindicatoria y nulidad) en el mismo procedimiento.
