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28/01/2023. 00:41:47

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La evolución de las marcas y la conveniencia de su registro

Abogado de Gómez-Acebo & Pombo.

El fenómeno de la evolución de las marcas, entendido como las modificaciones efectuadas sobre la marca originaria registrada, no es nuevo. Basta buscar en Google «evolución marcas» para encontrar numerosos ejemplos.

Símbolos de marca registrada

El motivo de la evolución de las marcas reside en las estrategias de marketing. Las empresas invierten considerables recursos para estudiar la forma de hacer más atractivas sus marcas a nivel visual, adaptándolas a las tendencias del mercado, para atraer así al mayor número posible de consumidores.

Es un fenómeno que se produce principalmente en las marcas gráficas y mixtas. En algunos casos se trata de pequeños cambios, como puede ser la modificación del tamaño de los elementos que componen la marca, el grosor de las líneas de su contorno, la tipografía del elemento textual de la marca mixta o pequeñas adiciones. Sin embargo, en otros casos, esas alteraciones son sustanciales y dan lugar a marcas que pueden considerarse distintas a la originaria. Entre estas modificaciones sustanciales podemos encontrar la eliminación del elemento textual de las marcas mixtas, el cambio de los colores, la adición o supresión de elementos relevantes de la marca, etc. También puede suceder que se trate de un cúmulo de pequeñas variaciones que, a la larga, evidencien un cambio sustancial entre la marca originaria registrada y la marca actual o evolucionada no registrada.

La evolución de las marcas no es algo negativo, todo lo contrario. El problema es la falta de registro de la marca resultante. Así, muchos titulares marcarios acaban utilizando marcas distintas de las que tienen registradas con la creencia de que ese registro originario les confiere un ius prohibendi sobre cualquier signo que se derive de la marca que tienen registrada a pesar de que ese nuevo signo sea completamente diferente. No siempre la protección registral se extiende a cualquier signo derivado pues debemos recordar que la Ley de Marcas establece en su artículo 2.1 el principio de registro por el que, salvo en determinados supuestos como puede ser el caso de marcas renombradas y notorias, la Ley sólo confiere protección a las marcas registradas. Si el signo derivado es muy distinto a la marca registrada, quedará excluido de esa protección.

Si la marca evolucionada tiene sustantividad propia como para ser considerada distinta de la registrada, es conveniente su registro. El titular de la marca debe asegurarse de que cualquier signo que emplee en el tráfico económico esté debidamente protegido.

No es infrecuente que se utilicen al mismo tiempo en el mercado la marca originaria y la evolucionada. También es recomendable que, en el supuesto de que el titular de la marca decida usar exclusivamente la marca evolucionada, no abandone la originaria y procure que no caduque su derecho sobre ella. El titular de una marca tiene la obligación de hacer uso de la misma en el tráfico económico tal como ha sido registrada. Si opta por utilizar una marca evolucionada muy distinta de la registrada, corre el riesgo de que se declare la caducidad de la marca registrada de conformidad con lo previsto en el artículo 58 LM pues no estará haciendo uso efectivo de la misma ya que el artículo 39.2 a) LM considera uso efectivo la utilización de un signo que difiera de la marca registrada "en elementos que NO alteren de manera significativa el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada."

Tanto el registro de la marca evolucionada como la conservación de la originaria tienen el mismo objetivo: evitar que cualquier tercero se apropie de ellas. Si el titular de la marca originaria no es lo suficientemente rápido como para registrar la marca evolucionada, corre el riesgo de que un tercero se adelante y la registre. Si el titular de la marca originaria decide abandonarla y no hace uso de ella en un periodo de cinco años -siempre que la falta de uso no esté justificada-, corre el riesgo de que un tercero se apropie de ella.

Soy consciente de que el titular puede oponerse a la solicitud del tercero, siempre que se entere de la solicitud, y que, en cualquier caso, puede acudir a los tribunales y solicitar la nulidad, pero existe el riesgo de que su petición se vea desestimada. E, incluso en el caso en que la oposición o nulidad sean exitosas, habrá incurrido en gastos materiales y personales que habría evitado de haber llevado una gestión responsable de su cartera de marcas.

Una vez más, nos hallamos ante el eterno dilema que se plantea en el ámbito de la propiedad industrial sobre la contraposición entre la seguridad que otorga el registro y los costes que supone. Así, el titular debe optar entre pagar las tasas correspondientes para evitar que un tercero se apropie de sus marcas o correr el riesgo y ahorrarse los costes que implica el registro.

Como conclusión de lo anterior, me remito al conocido refrán: «Más vale prevenir que curar». Considero que al titular le es más conveniente pagar por el registro de la nueva marca y por la renovación de la originaria que acudir a juicio para defender sus derechos frente a terceros. Mi consejo es, siempre que surja cualquier duda sobre la sustancialidad o no de la modificación, que se registre la nueva marca.

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