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17 de Abril de 2015

Javier Vilches

Socio fundador de Avezalia, firma especializada en el asesoramiento jurídico integral TIC

Alcance del derecho de prohibición de titular de marca registrada frente a otra que no ha sido atacada por nulidad

Se ha producido un cambio de doctrina en cuestiones de marca, a raíz de la Sentencia nº520/2014 de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, de fecha 14 de octubre de 2014.


El supuesto de hecho es el siguiente: dos litigantes con igual marca, ambas registradas, siendo una anterior a la otra. Comencemos.

La marca es el conjunto de signos distintivo de un producto o servicio en el mercado. Como de todos es sabido, la función esencial de la marca es la de garantizar a los consumidores la procedencia del producto, a la vez que protege a su titular de las interferencias de terceros. En tema de marcas rige el principio de prioridad, esto es, la marca anterior prevalece sobre la posterior, por lo que, en caso de conflicto, se presume que la registrada en primer lugar tiene toda la protección que el ordenamiento le ofrece.

En nuestro ordenamiento, hasta la referida sentencia del TS, el titular de una marca anterior registrada, debía ejercitar primero la acción de nulidad del registro de la marca posterior. A partir de ahora, el titular de una marca anterior puede prohibir a un tercero el uso de su marca igualmente registrada, sin necesidad de una declaración de nulidad previa, ejercitando para ello la acción de violación de su marca.

Con la doctrina anterior el titular posterior estaba facultado para usar su marca hasta tanto en cuanto no se declarase la nulidad de su registro, sin que ese uso supusiera ninguna violación de la marca anterior, y por ende, si que cupiese indemnización alguna por ello, en base al viejo aforismo latino de que quien ejerce su derecho no daña a nadie ("Neminem laedit qui suo iure utitur").

Y esto es así por compatibilidad con lo dispuesto en la Directiva 2008/95/CE, de 22 de octubre, y anteriormente con la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988.

La cuestión es que, cuando se ejercita la acción de violación de la marca, lleva aparejada la indemnización de daños y perjuicios. Si dicha acción se ejercita directamente sin la previa declaración de nulidad, entendemos que no se produce el presupuesto para solicitar la indemnización de los daños y perjuicios, ya que la premisa fundamental para que se dé es no tener el consentimiento del titular de la marca, si bien estamos ante dos marcas válidamente registradas, siendo de aplicación el aforismo antes citado.

Por último, hacer hincapié tanto en la denominada "caducidad por tolerancia", como en su álter ego, prescripción de la acción. Ésta última, conforme establece el artículo 45 de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, es de cinco años "contados desde el día en que pudieron ejercitarse". La caducidad por tolerancia es la otra cara de la misma moneda, que se produce cuando el titular de la marca no la ha usado en el tráfico mercantil durante el plazo indicado, o lo ha hecho con finalidad distinta de la que viola su derecho de marca, consolidando con ello el derecho de la marca posterior.


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