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3 de Noviembre de 2016

La reivindicación de las marcas de la UE: una cuestión por resolver

¿Puede reivindicarse una marca de la UE (antiguas marcas comunitarias)? La respuesta deberá llegarnos pronto de la mano del Tribunal de Justicia. En efecto, el pasado mes de agosto la Sala 1ª del Tribunal Supremo en el seno del recurso de casación 484/2014 planteó la siguiente – y a nuestro juicio muy interesante – cuestión prejudicial: ¿Es compatible con el Derecho de la Unión y en concreto con el Reglamento (CE) 207/2009, del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la Marca Comunitaria (RMUE), la reivindicación de una marca comunitaria por motivos diferentes a los recogidos en el artículo 18 del mencionado Reglamento, y en particular, conforme a los supuestos previstos en el art. 2.2. de la Ley de Marcas española, Ley 17/2001 de 7 de diciembre de Marcas (BOE núm. 294 de 8 de diciembre de 2001)?

Jorge Oria Sousa-Montes,
abogado de Abril Abogados


El Tribunal de Justicia ya le ha asignado número al asunto C- 381/16 Benjumea Bravo de Laguna y pronto tendremos opinión del Abogado General tras haber terminado el plazo de observaciones escritas por las partes, los Estados Miembros y demás instituciones facultadas para ello según el art. 23 párrafo 2 del Protocolo sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia.

La cuestión no sólo no es baladí sino que es fruto de una larga discusión mantenida ante los tribunales de marca comunitaria españoles desde hace casi una década. Tan intensa es la controversia que el asunto del que trae causa la cuestión prejudicial provocó que uno de los magistrados de la Audiencia Provincial de Alicante expresase su voto particular, apelando a recuperar la interpretación restrictiva sostenida con anterioridad por el mismo órgano. Como intentaremos explicar a continuación, el quid de la cuestión reside en el reenvío que hace el propio RMUE en su artículo 16 a la legislación nacional (LM) y la difícil situación en que una interpretación expansiva de la norma dejaría al sistema unitario e integral que defiende la misma existencia de la marca de la UE (antes marca comunitaria).

El supuesto

El asunto gira sobre la reivindicación y nulidad por mala fe subsidiaria, planteadas por la parte actora en relación a la marca de la UE 9679093 SHOWERGREEN (mixta), titularidad del demandado. Según la Audiencia Provincial el signo se gestó con ocasión de la negociación entre las partes para concluir un negocio en común en el marco de una asociación comercial que preveía una forma societaria. A los efectos que interesan para este artículo[1], la actora - que se consideraba legítima titular extrarregistral de la marca en disputa - ejercita como principal acción reivindicatoria de marca comunitaria con base en el artículo 14-2 RMC (marca de agente) y 2-2 LM (reivindicación).  En primera instancia, el juzgado rechazó la condición de agente del demandado (no pudiendo prosperar la primera acción por falta de legitimación pasiva) y      negó que la norma nacional - que sí reconoce la posibilidad de reivindicar la titularidad de una marca española - fuera de aplicación a una marca comunitaria. El razonamiento podía sintetizarse en dos puntos: a)  El RMC sólo prevé la reivindicación de la llamada marca de agente en el art. 18 (excluyendo por tanto, el resto) y b) la remisión al derecho nacional es posible siempre que esta no contravenga lo dispuesto en la norma comunitaria remitente (RMC). En el supuesto, la previsión específica del legislador comunitario hace imposible ampliar el objeto de la acción reivindicatoria de marcas comunitarias aunque la norma nacional así lo prevea.

El antecedente inmediato: la sentencia AUTOCITY de la AP de Alicante sec. 8ª, S 21-9-2007, nº 339/2007, rec. 8/2007

El juzgado de instancia se limitó a seguir el razonamiento expuesto por la propia AP de Alicante en su conocida sentencia AUTOCITY (21/09/07) según el cual el art. 16 RMC opera "...salvo disposición en contrario de los artículos 17 a 24...", con lo cual es claro que el art. 18 goza de preferencia para su aplicación, en detrimento de lo que prevean al respecto los derechos nacionales de los Estados miembros de la Unión. En definitiva, el legislador comunitario ha querido establecer una regulación unitaria, para esta acción, en toda la Unión Europea, sin que quepan, por tanto, variables de un Estado a otro, que incidirían en la propia protección de la marca comunitaria". Por tanto y para no perder el principio de unicidad propio de la marca comunitaria[2], no es posible admitir una disparidad de soluciones en función de la medida que adopte o reconozca al respecto, la legislación nacional remitida.

El giro jurisprudencial: la sentencia Café del Mar de la AP Alicante, sec. 8ª, S 27-4-2012, nº 198/2012, rec. 813/2011

La sentencia de instancia - desestimatoria completa de la demanda - fue recurrida en apelación por la actora, quien insistió en la posibilidad de que las marcas comunitarias fueran reivindicadas. La Audiencia le da la razón y aunque reconoce la existencia de la doctrina recogida en Autocity, recuerda al juzgado que esta fue superada por la introducida en la sentencia Café del Mar, la cual en su FJ6º se plantea la viabilidad de aplicar a las marcas comunitarias la acción reivindicatoria general, que la LM 2001 contempla para las marcas nacionales en el artículo 2 párrafos segundo y tercero. La respuesta para el tribunal a esta pregunta es afirmativa sí habida cuenta la naturaleza patrimonial de la marca y la regulación muy limitada que hace el RMC sobre la acción reivindicatoria. Para la Audiencia, la norma nacional cumple un doble objetivo según el caso. De un lado, está llamada a cubrir lagunas del RMC. En otros a regular una relación jurídica en todos sus aspectos.

Como ya adelantamos, es de destacar que la decisión no es unánime, con voto del Excmo. Magistrado Sr. D. Francisco José Soriano Gumzán quien, en línea con lo recogido en la instancia, opta por mantener el criterio expuesto en Autocity ya que el afectado por un registro ilícito de marca de la UE tiene a su disposición otras herramientas (como la nulidad) para obtener reparación por el daño sufrido. Por tanto, no habría necesidad de una interpretación expansiva del reenvío.

Las dudas que se le plantean a la Sala 1ª del Tribunal Supremo en su Auto de 28-6-2016, rec. 484/2014

Ante este panorama, el recurso de casación que se plantea al Supremo es técnicamente sencillo: ¿cabe reivindicar marcas de la UE si la ley nacional así lo contempla? Como explica el Tribunal en su Auto, no consta interpretación de la norma concreta (art. 16 RMUE) y a su juicio, existe una contradicción aparente entre los artículos 18 RMUE y 2.2. LM que justifica la pregunta.

En nuestra opinión, no sólo del tenor literal, sino también su contexto y los objetivos perseguidos por el RMUE (vid. sentencias Yaesu Europe (C‑433/08, EU:C:2009:750), apartado 24; Brain Products (C‑219/11, EU:C:2012:742), apartado 13; Koushkaki (C‑84/12, EU:C:2013:862) el art. 18 RMUE es el único que recoge un supuesto de reivindicación. Naturalmente el Tribunal - habida cuenta la laguna normativa - podría optar por una interpretación amplia del concepto de agente pero es una opción que se nos antoja además de mendaz[3], ciertamente peligrosa. En unos meses, saldremos definitivamente de dudas. 



[1] La nulidad directa que planteaba la actora de forma subsidiaria, fue rechazada a limine por cuanto tal posibilidad sólo cabe según el RMC ante la EUIPO.

[2] El tercer considerando del RMC nos recuerda que: Para proseguir los objetivos comunitarios mencionados, resulta necesario prever un régimen comunitario de marcas que confiera a las empresas el derecho de adquirir, de acuerdo con un procedimiento único, marcas comunitarias que gocen de una protección uniforme y que produzcan sus efectos en todo el territorio de la Comunidad. El principio de la unicidad de la marca comunitaria así expresado debe aplicarse salvo disposición en contrario del presente Reglamento.

[3] El concepto de agente comercial está perfectamente definido en la Directiva 86/653 /CEE del Consejo de 18 de diciembre de 1986 relativa a la coordinación de los derechos de los Estados Miembros en lo referente a los agentes comerciales independientes, como: toda persona que, como intermediario independiente, se encargue de manera permanente ya sea de negociar por cuenta de otra persona, denominada en lo sucesivo el «empresario», la venta o la compra de mercancías, ya sea de negociar y concluir estas operaciones en nombre y por cuenta del empresario (art. 2).


Jorge Oria Sousa-Montes,
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