- Se debe evitar tanto una lectura puramente literalista como una interpretación expansiva e imprevisible
Este artículo ha sido publicada en el número 1031 de Actualidad Jurídica Aranzadi (AJA), regístrate una vez en este enlace y recibirás una comunicación con cada número desde la que podrás acceder a la revista en Legalteca.
La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto el 27 de mayo de 2026 sobre cuestiones relativas a la interpretación y alcance de las reivindicaciones en un caso de infracción de patente, así como respecto a las pretensiones de indemnización derivadas de dicha infracción.
El caso
En primera instancia, se desestimó la demanda por considerarse que no existía infracción de la patente, al concluirse que la realización demandada no incorporaba uno de los elementos reivindicados en la reivindicación primera de la patente, ni por identidad ni tampoco por equivalencia.
Sin embargo, en segunda instancia las partes demandadas fueron condenadas por infracción al prevalecer una interpretación distinta por parte de la Audiencia Provincial.
Las condenadas sostenían en su recurso que la Audiencia Provincial había extendido indebidamente el ámbito de protección de la patente, ampliándola a lo que creería que el titular de la patente había querido proteger, y obviando el necesario sentido técnico y jurídico relevante de la característica, y que con ello la sentencia de segunda instancia había ampliado indebidamente y sin sustento el ámbito de protección de la patente.
Concretamente, la controversia se producía en cuanto a la definición del término empleado en la reivindicación primera de la patente, «material de poros abiertos», que, conforme proponían las demandadas, debería interpretarse de manera técnica y estricta: el propio material constitutivo de la membrana debía ser poroso.
Defendían así que una membrana formada por fibras tejidas o entrecruzadas no quedaba afectada por la reivindicación, aunque su configuración final generase porosidad, y consideraban que la Audiencia había sustituido el sentido técnico objetivo de la reivindicación por una lectura orientada a lo que, presumiblemente, el titular habría querido proteger, lo cual contravendría la norma aplicable.
La jurisprudencia sobre interpretación de reivindicaciones
La jurisprudencia sobre la interpretación de la reivindicación de una patente, para conocer el alcance de su protección y poder juzgar sobre su infracción por una determinada realización, se encuentra recogida en las sentencias mencionadas en el motivo (sentencias 309/2011, de 10 de mayo; 598/2014, de 7 de noviembre; y 389/2019, de 3 de julio).
Esta jurisprudencia parte de la normativa nacional (art. 68.1 Ley de Patentes) y europea (art. 69.1 del Convenio de la patente europea) sobre el alcance de la protección que otorga la patente, que viene determinado por las reivindicaciones, sin perjuicio de que la descripción y los dibujos sirven para interpretarlas y conocer su contenido.
Del Protocolo interpretativo del artículo 69 del Convenio se establece que no debe interpretarse que el alcance de la protección otorgada por la patente europea está determinado en el sentido estricto y literal del texto de las reivindicaciones y que la descripción y los dibujos sirven únicamente para disipar las ambigüedades que podrían encerrar las reivindicaciones.
Pero tampoco debe interpretarse como si significara que las reivindicaciones sirvan únicamente de pauta y que la protección alcanza también a lo que el titular de la patente ha pretendido proteger, a juicio de un experto en la materia.
Lo que debe interpretarse es que el artículo 69 define entre esos extremos una posición que asegure a la vez una protección justa al solicitante y un grado razonable de certeza a los terceros.
El criterio jurídico aplicado por el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo parte de las reglas europeas de interpretación de patentes:
· El artículo 69.1 del Convenio sobre la Patente Europea exige tomar las reivindicaciones como referencia para delimitar la protección, pero permite acudir a la descripción y a los dibujos para interpretarlas.
· El Protocolo Interpretativo impide tanto una lectura puramente literalista, como una interpretación expansiva e imprevisible.
· La clave es determinar el significado que atribuiría a la reivindicación un experto en la materia, atendiendo al conjunto del documento de patente.
En este caso, la Sala no acepta que se hubiera hecho una interpretación subjetiva o voluntarista en la sentencia de apelación, y considera que la Audiencia Provincial utilizó un criterio objetivo: ante la ambigüedad o dificultad técnica de la expresión «material de poros abiertos», era razonable que el experto acudiera a la descripción de la patente para concretar su alcance.
La interpretación debe ser básicamente objetiva, pues se trata de identificar y situar una.
invención en el estado de la técnica, y ello ha de hacerse a partir de la declaración de ciencia que constituyen las reivindicaciones.
Razones de la decisión
El Tribunal Supremo confirma la conclusión de la Audiencia Provincial en el sentido de interpretar que la reivindicación no exige necesariamente que la porosidad pertenezca exclusivamente al material primario de la membrana, sino que puede abarcar también una membrana o separador cuya estructura, fabricación o entramado produzca una configuración de poros abiertos.
La descripción de la patente mencionaba diversas formas de conseguir membranas porosas y no restringía de forma cerrada el concepto a materiales intrínsecamente porosos, por lo que no sería incompatible con la reivindicación incluir una membrana compuesta por fibras entrecruzadas cuya estructura proporcionase la porosidad.
No advierte el Tribunal Supremo que la interpretación realizada por la Audiencia de la reivindicación primera sea subjetivista o voluntarista, sino que se ajusta al sentido objetivo que es preciso utilizar al interpretar las reivindicaciones, si bien se acomoda al sentido que los términos de la reivindicación tendrían para el experto en la materia, que partiría de la dificultad de dotar de contenido a ese concepto de «material de poros abiertos», y acudiría antes a la propia descripción para dotarlo de contenido que a los libros de ciencia.
Y concluye que, de esa descripción, deduciría sin esfuerzo que la porosidad se refiere tanto a la membrana o separador como al material del que está compuesta.
Conclusiones prácticas
La interpretación de una reivindicación no es puramente literal. Las palabras de la reivindicación son el punto de partida, pero su significado se determina en el contexto de la descripción, los dibujos y el conocimiento técnico del experto.
La descripción puede aclarar conceptos técnicos indeterminados. Cuando una expresión como «material de poros abiertos» admite más de una lectura razonable, la descripción de la patente sirve para delimitar su alcance, siempre sin desbordar lo reivindicado.
Se rechaza el «literalismo» restrictivo. El Tribunal Supremo considera incorrecto reducir el concepto de porosidad al material base de la membrana cuando la patente permite entender que esta puede derivar de la estructura completa del separador.
La protección puede cubrir materiales compuestos o estructuras funcionalmente porosas. La característica técnica se refiere a la porosidad del separador o membrana en su función dentro de la instalación, no necesariamente a que cada componente material sea, por sí mismo, un cuerpo poroso.
La casación tiene un control limitado en cuestiones técnico-interpretativas.
No procede reemplazar la valoración razonada de la Audiencia por otra interpretación plausible; basta comprobar que la solución adoptada se ajusta a la normativa aplicable y a su protocolo interpretativo en este caso.
