- El TJUE tiene declarado que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior
El 18 de junio de 2020 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha anulado una sentencia del Tribunal General que confirmaba como incompatibles una solicitud de marca de la Unión Europea “PRIMART” con la marca española anterior “PRIMA”, ambas para la misma clase de productos, esta última seguramente conocida por muchos que la identificarán con el kétchup que se comercializa en nuestro país con dicho nombre.
La primera resolución fue de la División de Oposición de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, que desestimó la oposición de la marca “PRIMA” y concedió la marca “PRIMART”.
Decisión revocada
Posteriormente, la Sala de Recurso de la misma Oficina registral revocó dicha decisión y declaró, en cuanto a la marca española anterior, que el territorio pertinente para el análisis del riesgo de confusión entre ambas marcas era España y que el público pertinente era el público en general de este Estado miembro, y que teniendo en cuenta la identidad y la similitud de los productos a los que ambas se destinaban, la similitud visual media y la similitud fonética superior a la media de los signos en conflicto, así como el nivel de atención, a lo sumo de grado medio, del público pertinente y el carácter distintivo intrínseco medio de la marca anterior, existía riesgo de confusión.
En particular, para concluir que la marca anterior revestía un carácter distintivo intrínseco medio, la Sala de Recurso señaló que dicha marca carecía de significado en relación con los productos designados y subrayó que para el consumidor español el término «prima» significa «hija del tío o de la tía de una persona» o «cantidad extra de dinero que se da a alguien a modo de recompensa, estímulo, agradecimiento, etc.» y no denota la excelencia de algo, como ocurre en otras lenguas de la Unión Europea.
Posteriormente el Tribunal General de la Unión Europea confirmó la resolución de la Sala de Recurso y por tanto mantuvo la denegación de la marca aspirante “PRIMART”.
En la resolución del recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se recuerda que para resolver sobre el riesgo de confusión entre marcas hay que tener en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, y el carácter distintivo de una marca anterior figura entre estos factores pertinentes.
En consecuencia, indica, no puede excluirse que el Tribunal General hubiera llegado a una conclusión diferente a la expresada en la sentencia recurrida si hubiera considerado admisibles las alegaciones de la recurrente relativas al escaso carácter distintivo de la marca anterior. Concretamente, apunta que habría podido acoger dichas alegaciones y, por tanto, concluir que no existía riesgo de confusión.
Y decide que, en efecto, el Tribunal General no precisó, en la sentencia recurrida, las razones por las que consideró que estas alegaciones eran infundadas, puesto que se limitó a recordar los argumentos que la recurrente había alegado ante la División de Oposición sin explicar por qué dichos argumentos debían prevalecer frente a los invocados ante el Tribunal General.
Además, la recurrente no alegó ante dicho Tribunal que los significados que había atribuido al término «prima» en español ante la División de Oposición fueran incorrectos, sino que únicamente sostuvo que dicho término también podía tener, junto a esos significados, otros distintos, así como una connotación laudatoria.
Y lo que ha resuelto ahora el tribunal comunitario al respecto, cuestiones formales aparte, es que dado que en caso de anulación de la resolución del Tribunal General, el Tribunal de Justicia podrá o bien resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita, o bien devolver el asunto al Tribunal General para que este resuelva, en este caso y puesto que el Tribunal General no se ha pronunciado, o al menos no se ha pronunciado suficientemente, sobre la alegación de la recurrente relativa al escaso carácter distintivo de la marca anterior, procede devolver el asunto al Tribunal General.
Nuevo examen sobre el riesgo de confusión
El Tribunal General deberá volver a examinar el fondo del asunto, atendiendo específicamente a la valoración y motivación sobre el riesgo de confusión debidamente modulado en función del mayor o menor carácter distintivo intrínseco que le atribuya a la denominación “PRIMA”.
El Tribunal de Justicia tiene declarado que el riesgo de confusión es tanto mayor cuanto mayor sea el carácter distintivo de la marca anterior, y si bien es cierto que el hecho de que una marca tenga escaso carácter distintivo no excluye de antemano y en todo caso el riesgo de confusión, no lo es menos que los elementos descriptivos, no distintivos o escasamente distintivos, tienen por lo general un peso menor en el análisis de la similitud entre los signos que los elementos que tienen un carácter distintivo más relevante.
Así, cuando la marca anterior y el signo cuyo registro se solicita coincidan en un elemento de carácter escasamente distintivo o descriptivo en relación con los productos y servicios de que se trate, la apreciación global del riesgo de confusión no llevará frecuentemente a afirmar que existe dicho riesgo. Este es un factor a menudo no suficientemente desarrollado en las alegaciones de las partes ni en las resoluciones de las oficinas registrales o los tribunales, pero que sin embargo y como vemos, es exigible y requerido, pudiendo resultar determinante para la decisión final que se adopte.
Si quieres disponer de toda la información y la opinión jurídica para estar al día, no pierdas de vista a Actualidad Jurídica Aranzadi 
