La sentencia nº. 101/2021, de 9 de julio, del Juzgado de Marcas de la Unión Europea, que no es firme, declara que el uso por las demandadas de la marca Mercedes-Benz, de la estrella de las tres puntas y del signo gráfico “GMS” constituye una infracción de los derechos de marca de la mercantil Daimler AG y las condena a cesar en el uso de esos distintivos y a indemnizar a la demandante.
El establecimiento de compraventa de vehículos contra el que se dirigió la demanda usaba el distintivo “Grupo Mercedes Sotogrande”, con el emblema de la estrella de tres puntas, y en su publicidad utilizaba un gráfico con las letras “GMS” idénticas al distintivo “AMG” de Daimler.
La demandante alegó que los términos “Grupo Mercedes Sotogrande”y el uso de esos distintivos transmiten el mensaje engañoso de que el establecimiento es un concesionario autorizado por el fabricante MERCEDES-BENZ, cuando no es así.
Había un precedente similar. En una sentencia del JMUE se condenó al establecimiento Mercedes Costa Sol a cesar en la utilización de las marcas de Daimler y a eliminar de su denominación el término “Mercedes” por no estar autorizados por la empresa alemana.
La sentencia constata el carácter renombrado de las marcas MERCEDES-BENZ y la estrella de tres puntas, y considera que las demandadas se están aprovechando indebidamente de ese renombre (parasitismo o free riding), al mismo tiempo que con su conducta están diluyendo la imagen de prestigio y calidad de las marcas. Aplica por tanto la protección otorgada a las marcas renombradas por el artículo 9.2c del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea.
La Ley de Marcas española reconoce a los titulares de registros de marca el derecho a percibir una indemnización equivalente al 1% de la cifra de negocio realizada por el infractor con los servicios o productos marcados ilícitamente cuando se declare judicialmente la existencia de infracción. Las demandadas declararon una cifra de negocio de 2,057 millones de euros entre 2015 y 2018, por lo que Daimler solicitaba en su demanda 20.571 € en concepto de daños y perjuicios.
El fallo de la sentencia declara que el uso por las demandadas de la marca MERCEDES-BENZ, de la estrella de las tres puntas y del signo gráfico “GMS” constituye una infracción de los derechos de marca de la mercantil Daimler AG y las condena a cesar en el uso de esos distintivos y a retirar del mercado todos los carteles, rótulos y documentos en que aparezcan los mismos, incluyendo internet, a modificar la denominación social para eliminar el término MERCEDES y a indemnizar a la demandante con el 1% de la cifra de negocios obtenida con los productos ilícitamente marcados. Ordena además la cancelación del nombre de dominio mercedes-sotogrande.com y de las cuentas en Facebook e Instagram del Grupo Mercedes Sotogrande, y condena a las demandadas al pago de las costas procesales. La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación.
Según Carlos Morán, el abogado de ELZABURU que ha defendido los intereses de Daimler AG, “Esta sentencia aborda la problemática de los establecimientos de venta de automóviles y talleres de reparación que utilizan marcas de un fabricante sin formar parte de su red oficial. Aunque el uso de la marca de un tercero es lícito cuando se emplea exclusivamente para indicar el destino de un producto o servicio, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró en su sentencia de 23 de febrero de 1999 (asunto C-63/1997, caso BMW) que, en estos supuestos, constituye una infracción de la marca del fabricante su uso de tal forma que pueda dar la impresión al consumidor de que el establecimiento pertenece a la red de distribución oficial o de que existe una relación especial con ese fabricante”.
“Los tribunales españoles han aplicado esta doctrina de forma reiterada en este tipo de casos. En ese sentido, la presente sentencia es un ejemplo más de la protección que se otorga a los titulares de las marcas de automóviles en estas situaciones.”
