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07/10/2022. 17:58:32

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¿Está permitido el uso de signos distintivos de terceros en la denominación social de una sociedad mercantil?

Abogada procesalista en Falcón Abogados.

La mera inclusión de un signo distintivo de un tercero en la denominación social de una compañía, no implica per se una violación de derechos de marca.

Los signos distintivos (marcas y nombres comerciales) y las denominaciones sociales, son elementos jurídicos que pueden generar, por su utilización, cierto grado de confusión, en tanto que ambos sirven para distinguir elementos mercantiles. Esta confusión se ve acrecentada por la existencia del artículo 34.3 d) de la Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, que permite al titular de un derecho marcario prohibir a un tercero que sus signos se utilicen como denominación social o como parte de ella.

Sin embargo, la finalidad de una y otra son radicalmente distintas. Concretamente, las denominaciones sociales cumplen una función de identificación del empresario en el tráfico jurídico, permitiéndole ser sujeto de derechos y obligaciones. En cambio, las marcas sirven para distinguir productos y servicios en el mercado.

Es esta diferencia de funciones la que impide que la sola incorporación de un signo idéntico o semejante a la marca como parte de la denominación social, sea motivo suficiente para estimar que existe infracción marcaria en virtud del mencionado artículo 34.3 b) de la Ley de Marcas.

En este sentido, para que se produzca una violación de derechos de marca, el uso de la denominación social debe requerir un reproche jurídico superior, como es que se realice de forma en que realmente distinga productos y servicios en el mercado (función marcaria), y no únicamente a la compañía (función propia de la denominación social).

Y así lo ha confirmado el Juzgado de lo Mercantil nº13 de Madrid, que el pasado 10 de mayo dictó Sentencia núm. 184/2022 (ECLI:ES:JMM:2022:5454), mediante la que desestimaba la demanda interpuesta por Caser Seguros, a través de la que pretendía prohibir el uso del término “Caser” en la denominación social de una mercantil que gestiona una residencia de ancianos en León.

De esta manera, la Magistrada, con apoyo en numerosa doctrina jurisprudencial, confirma, con base en los anteriores argumentos, que para que Caser pudiese prohibir el uso de la denominación social que contiene dicho término, ésta última tendría que haberse utilizado para distinguir en el mercado la gestión de la residencia de mayores, sin que tal uso haya quedado acreditado por el gigante de las aseguradoras.

Por lo tanto, queda así zanjada la posible confusión que pudiese generarse a empresas que deseen incluir en sus denominaciones sociales signos distintivos de terceros, cuyo uso será lícito siempre que dicha inclusión se realice para las estrictas funciones que cumple la denominación social.

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