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06/12/2022. 21:29:46

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ERIC JORDI CUBELLS, ASOCIADO SENIOR EN MONEREO MEYER MARINEL-LO ABOGADOS

“El sistema de marcas es un elemento esencial del sistema de competencia en la Unión”

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"Una marca comunitaria es un derecho exclusivo a utilizar un signo en el tráfico para distinguir productos o servicios de los de otras empresas". "Los sectores más litigiosos son los que tienen una política más cuidadosa con sus intangibles, esto es, los sectores de la alimentación, electrónica y tecnología, químico y farmacéutico, perfumería y cosmética, entre otros". "Las marcas cumplen la función de distinguir los productos y servicios de una empresa en el mercado, no la de proteger soluciones técnicas".

Un litigio que comenzó en 1996 ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI), con sede en Alicante, ha terminado hace unas semanas, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea rechazó el registro el ladrillo típico de la empresa danesa Lego como marca comunitaria. El razonamiento gira sobre que las características del famoso ladrillo de colores se han adoptado para una función utilitaria y no para identificarlo. La sentencia pone de manifiesto que el registro de esta solución técnica como marca derivaría en un monopolio para Lego. De ello hemos hablado con Eric Jordi Cubells, especialista en registro y defensa de derechos en materia de Propiedad Intelectual e Industrial y Asociado Senior en Monereo Meyer Marinel-lo Abogados.

Eric Jordi Cubells

¿Cómo resumiría el caso Lego, recientemente visto por el Tribunal de la Unión Europea?

El caso surge a partir de la solicitud de registro ante la OAMI de una marca tridimensional por parte del conocido fabricante de juguetes, consistente en la representación de una pieza del juego de construcción LEGO.

La normativa comunitaria en materia de marcas admite el registro de las marcas tridimensionales, siempre y cuando la marca solicitada cumpla con una serie de requisitos, entre los que se encuentra la prohibición de registrar formas productos, necesarias para obtener un resultado técnico.

Tras varios trámites, la OAMI decidió denegar la concesión de la marca por entender que la forma del bloque LEGO era esencialmente funcional. La empresa juguetera recurrió la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia y posteriormente ante el Tribunal de Justicia de la UE, que en su reciente decisión aborda de forma exhaustiva el problema de la funcionalidad de las marcas tridimensionales y resuelve algunas de las dudas existentes acerca de la prohibición de registrar formas esencialmente "técnicas", contenida en el reglamento de marca comunitaria.

¿Qué sector empresarial cree que genera más litigiosidad en cuanto a propiedad intelectual e industrial se refiere?

Lo cierto es que dentro de la familia de los derechos exclusivos de propiedad intelectual e industrial existe una gran diversidad de conflictos que pueden generar potenciales litigios.

No nos constan que existan estudios concretos sobre la litigiosidad en este campo, pero sí podemos afirmar que según nuestra experiencia los sectores más litigiosos son los que tienen una política más cuidadosa con sus intangibles, esto es, los sectores de la alimentación, electrónica y tecnología, químico y farmacéutico, perfumería y cosmética, entre otros. Estos son los sectores que, a su vez, registran mayor actividad de solicitud de registros de signos distintivos ante la OEPM o la OAMI.

¿Qué es una marca comunitaria?

En pocas palabras, una marca comunitaria es un derecho exclusivo a utilizar un signo en el tráfico para distinguir productos o servicios de los de otras empresas. La marca comunitaria presenta la ventaja de que, una vez registrada, ofrece un ámbito de protección que abarca todos los Estados Miembros de la UE.  El proceso de registro es sencillo –  de "one stop shop" o ventanilla única -, pudiéndose  realizar todos los trámites a través de Internet, a un precio más ventajoso.

El Tribunal de Justicia de la UE ha recalcado en innumerables ocasiones que el sistema de marcas es un elemento esencial del sistema de competencia en la Unión, ya que permite a los consumidores identificar los productos y servicios y a las empresas concurrir lealmente en el mercado, distinguiendo sus productos y servicios de los de los competidores. Como vemos en este caso, la forma de un producto puede también servir para distinguirlo y constituir una marca registrable, siempre y cuando cumpla ciertos requisitos.

¿Qué motivos correctos podría tener Lego para su bloque como marca comunitaria?

LEGO, como muchas otras empresas, ha intentado registrar una determinada forma como marca tridimensional. En este punto hay que destacar que las formas de protección de propiedad intelectual e industrial a priori no son necesariamente excluyentes entre sí y a menudo las empresas se enfrentan a la disyuntiva de elegir bajo qué modalidad de propiedad intelectual o industrial protegen sus productos o servicios.

Una de las ventajas que supone registrar una forma como marca tridimensional frente a otras formas de protección es que la marca ofrece una vigencia que es -potencialmente- ilimitada en el tiempo. Las modalidades de protección de propiedad industrial sobre soluciones técnicas -una patente, por ejemplo- ofrecen plazos de protección limitados en el tiempo. Es más, tal como se explica en la sentencia del Tribunal de Justicia, los bloques LEGO han sido objeto de varias patentes.

No obstante, hay que distinguir para qué sirve cada figura jurídica; en este concreto caso, lo que viene a decirnos el Tribunal es que las marcas cumplen la función de distinguir los productos y servicios de una empresa en el mercado, no la de proteger soluciones técnicas.

El Tribunal entiende que el bloque no puede ser registrado porque estima que no sirve para distinguir productos, sino que está compuesto por formas que responden única y exclusivamente a necesidades técnicas.

¿Qué ámbito de independencia tiene la Oficina de Armonización del Mercado Interior de la Unión Europea a la hora de registrar o no una marca?

La OAMI es la agencia europea encargada del registro de marcas y diseños comunitarios y, aunque su actividad viene supervisada por la Comisión, tiene plena autonomía en sus decisiones.

Las decisiones de la OAMI son recurribles ante el Tribunal de Primera Instancia; las sentencias que dicta este último órgano son recurribles en casación ante el Tribunal de Justicia de la UE, tal y como ha ocurrido en el caso de la sentencia LEGO.

El tribunal afirma que hay que evitar que el Derecho de marcas llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto. ¿No se trata de una afirmación que abre un abanico muy amplio de interpretaciones?

La sentencia dictada en el caso LEGO continúa la casuística ya iniciada en asuntos como el de Philips vs. Remington (C-299/99), en el que ya se analizó la problemática relativa a signos constituidos por la forma de un producto.

Es cierto que la legislación comunitaria en materia de marcas acepta las marcas tridimensionales, pero en tanto en cuanto puedan constituir signos aptos para distinguir productos y servicios en el mercado.

Las creaciones de carácter técnico -como las patentes o los modelos de utilidad- vienen reguladas expresamente en otras normas, que prevén plazos de protección limitados en el tiempo. Es decir, que el legislador entiende que el monopolio que debe otorgarse a una creación técnica debe ser limitado en el tiempo y que, una vez expirado el plazo de protección, esta solución debe estar disponible para todos los competidores.

Así que podemos afirmar que lo que pretende el Tribunal es poner cada modalidad de protección en su sitio, aclarando que un monopolio ilimitado en el tiempo sobre una solución técnica no es aceptable ni buena para la libre y leal competencia, en la que se integra el sistema de marcas.

El tribunal sugiere que el comportamiento de la empresa canadiense podría constituir un caso de competencia desleal ("la situación de una empresa que haya desarrollado una solución técnica con respecto a competidores que comercializan copias que imitan la forma de producto e incorporan exactamente la misma solución no puede protegerse confiriendo un monopolio a esa empresa mediante el registro como marca del signo tridimensional constituido por dicha forma, sino que, en su caso, puede examinarse a la luz de las normas en materia de competencia desleal. Sin embargo, tal examen no es objeto del presente litigio"". ¿Cómo valora dicha afirmación?

La afirmación debe entenderse como que el Tribunal no cierra la puerta a la posibilidad de que los hechos que se analizan puedan resultar ilícitos desde el prisma de la competencia desleal. No obstante, ello debe dilucidarse en otro procedimiento y en aplicación de las normas nacionales sobre competencia desleal. El Tribunal entiende que este extremo no es objeto del debate y por tanto el Tribunal no puede entrar a resolver sobre este punto, por cuanto que lo que se le está planteando es un recurso sobre una resolución de la OAMI y sobre la base de una interpretación del Reglamento sobre marca comunitaria.

Si bien existen ciertas directivas que regulan determinados aspectos relativos a ciertos actos de competencia desleal, esta materia aún no está totalmente armonizada y por ello la regulación en materia de competencia desleal recae en la actualidad en los propios Estados Miembros. Es por ello que el Tribunal no entra a valorar este aspecto, a pesar de lo cual deja la puerta abierta a que se valore a nivel nacional y la  legislación de cada país, analizando si una copia servil o exacta del producto en cuestión constituiría un aprovechamiento desleal del esfuerzo de LEGO.

¿Cree que la normativa española sobre propiedad intelectual tiene espacios de mejora?

Sin perjuicio de que haya espacios de mejora a nivel legislativo, donde desde luego sí hay que incidir es en mejorar el estado de las cosas a nivel judicial. Los Juzgados Mercantiles, que son los encargados de enjuiciar los asuntos relacionados con propiedad intelectual e industrial y competencia desleal, están absolutamente desbordados y actualmente carecen de recursos para hacer frente al volumen de asuntos que se les plantean.

De poco sirve tener una marca registrada o una buena norma si para obtener una sentencia en primera instancia han de transcurrir un mínimo de dos años.

A ello debemos añadir que en los asuntos relacionados con la propiedad intelectual e industrial existen a menudo importantes intereses comerciales en juego que merecen una respuesta inmediata -vía medidas cautelares-, y actualmente esta tutela resulta muy difícil de conseguir.  

¿Y la europea?

A nivel normativo, la Comisión ha anunciado que va a proponer  una reforma de la Directiva de Marcas y del Reglamento de Marca comunitaria. Según se ha venido comentando en diversos foros, la Comisión ha llevado a cabo un estudio y evaluación sobre el funcionamiento del sistema de marcas europeos y está previsto que se presenten las conclusiones a la Comisión para el mes de noviembre de este año.

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