Antecedentes
El 19 de julio de 2023 la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en un caso relativo a una marca tridimensional consistente en la forma de una botella.
La descripción que originalmente acompañaba la marca registrada indicaba que «Consiste en la representación caprichosa de una botella de forma cilíndrica, vista tridimensionalmente, en el tercio superior se forma el cuello de la misma, también de forma cilíndrica, estrechándose ligeramente en sentido ascendente en la parte superior, con un reborde más grueso en el extremo. Todo tal y como aparece en el diseño adjunto»:
La Asociación de Sidra Asturiana, titular registral, interpuso en su día demanda contra un productor de sidra que utilizaba la referida botella, alegando infracción de la marca registrada consistente en la misma, así como competencia desleal. El demandado se opuso excepcionando la nulidad del registro de marca, y subsidiariamente la caducidad por falta de uso, y la sentencia de primera instancia desestimó íntegramente la demanda y acordó la cancelación del registro marcario por estimar la concurrencia de causa de nulidad.
En segunda instancia fue desestimado el recurso de la Asociación, que finalmente recurrió en casación.
Apreciación del Tribunal Supremo
A diferencia de lo estimado en la segunda instancia, que fundamentaba la nulidad del registro marcario en la supuesta concurrencia de la prohibición absoluta que proscribe la protección de las formas exclusivamente dictadas por una función técnica, el Tribunal Supremo ha considerado que la marca cuestionada no incurría en dicha prohibición de registro.
El legislador consideró que toda forma de producto es, en cierta medida, funcional y que, por consiguiente, resulta inapropiado denegar el registro como marca de una forma de producto por el mero hecho de que presente características de uso.
Así, mediante los términos «exclusivamente» y «necesaria» se garantiza que únicamente se deniegue el registro de las formas de producto que no hacen sino incorporar una solución técnica y cuyo registro como marca obstaculizaría realmente, por ello, la utilización de esa solución técnica por otras empresas.
El sentido de esta prohibición es impedir que el derecho de marca llegue a conferir a una empresa un monopolio sobre soluciones técnicas o sobre características de uso de un producto que el usuario pueda buscar en los productos de los competidores.
Características y función técnica del producto
Para juzgar sobre la concurrencia de esta prohibición es necesario identificar las características esenciales del signo y comprobar si todas ellas responden a la función técnica del producto.
En el caso que nos ocupa la forma estaría destinada a contener sidra natural y debía facilitar que pudiera ser escanciada. A la luz de esta función técnica, el tribunal considera que las tres características resaltadas en el informe que obraba en las actuaciones (el brocal troncocónico engrosado, el cuello con forma de pierna de dama y el hombro en forma de cuarto de bocel), si bien no dejan de cumplir una función técnica, (contener la sidra natural y facilitar su escanciado), esta función técnica no es la causa buscada o perseguida por el titular de la marca al configurar la forma registrada como marca tridimensional y tampoco el valor o las características que buscan los consumidores al adquirir el producto identificado con esta marca tridimensional es esa función técnica, sino que les sirve para identificar el origen del producto, una sidra natural producida en Asturias.
El conjunto de todas las características que conforman la forma registrada se estima que no responden exclusivamente y de forma necesaria a una solución técnica, cuyo uso por otros empresarios quedaría obstaculizado con el registro de la marca, y no son atribuibles a la búsqueda de un resultado técnico, sino a la apariencia de una forma que representa la de la botella tradicional de la sidra natural asturiana, la botella conocida como «molde de hierro», e informa al consumidor del origen del producto, en cuanto que proviene de un lagarero asturiano.
Ni el consumidor ni el empresario buscan esta botella por la función técnica o de uso de estas características de la botella, sino porque su singularidad permite asociarla a la sidra natural asturiana, decide el tribunal.
Razón por la cual, estima que la causa de nulidad que, a modo de excepción, había sido confirmada por la Audiencia, en realidad no concurre.
En la sentencia de primera instancia también se apreció la concurrencia de otra causa de nulidad, la relativa a carecer el signo de distintividad.
Con respecto a esta otra posible causa de nulidad, el tribunal menciona que no cabe negar en abstracto la capacidad distintiva de la forma tridimensional del envase de un producto, en este caso la botella que lo contiene, si bien con cita de la jurisprudencia comunitaria recuerda que la percepción del consumidor medio no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por la forma del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa, ya que éste no tiene la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual.
Por tanto, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese sector y que, por este motivo, cumpla su función esencial de identificación de origen empresarial, no estará desprovista de carácter distintivo.
Sin embargo, aunque una botella desnuda puede tener por sí misma poca o muy escasa distintividad, ello no implica necesariamente que deba quedar fuera del ámbito de protección del derecho de marcas, puesto que una segunda manera de gozar de carácter distintivo es adquirir dicha aptitud diferenciadora por el uso que del signo se hace en el mercado, a través de la institución de la distintividad sobrevenida (secondary meaning), de tal manera que se pueden registrar signos que no «sirven» para distinguir, pero que, de hecho, «distinguen».
Que es lo que ha estimado que ocurre en este caso, en que su uso por los asociados de la titular de la marca, lagareros de Asturias, ha dado lugar a que un consumidor medio de sidra natural al
ver este envase pueda distinguir el origen empresarial, en cuanto que se trata de sidra que proviene de lagareros asturianos (asociados o autorizados por ella).
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