La marca tiene sin duda un rol fundamental en la economía. Permite distinguir en el mercado un producto o servicio de los demás, además de indicar su origen empresarial. Por ello, únicamente el signo lo suficientemente distintivo podrá ser registrado como marca. En tal sentido, se deberá verificar, entre otros aspectos, que el signo no sea idéntico o se asemeje a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.
Esta evaluación es lo que se conoce como "examen de confundibilidad" o "examen de registrabilidad", el cual utiliza diversos criterios reconocidos por el ordenamiento de cada país y las normas complementarias internacionales, para determinar si dos signos son semejantes y capaces de reducir a confusión y error al consumidor. El hecho de que un signo pertenezca a una familia de marcas es, precisamente, uno de ellos.
Por familia de marcas, se entiende como aquel conjunto de signos distintivos de una misma empresa que comparten un término o elemento común. Por ejemplo, las marcas Nestlé, Nesquik, Nescafé. Etc.
Pero, ¿Cuándo se presenta una familia de marcas? Muchas empresas suelen distinguir diferentes tipos (géneros o especies) de productos de su línea de producción con un término (palabra/partícula/figura) común que forma parte de las marcas de dicho productos. Este término común que puede ser un prefijo o sufijo es modificado mediante la adhesión o supresión de otras sílabas. De esta práctica resulta que una denominación que contenga el término común es considerada por el consumidor como una variación más de los signos del titular anterior y, en consecuencia, asume que todos ellos provienen del mismo origen empresarial.
Ahora, frente a una familia de marcas, hay mayor posibilidad de confusión. Siguiendo con el ejemplo del punto anterior, si la empresa "B" quiere inscribir la marca Neslife existirá un evidente riesgo de confusión con la familia de marcas conformadas por los signos Nestlé, Nesquik y Nescafé, de propiedad de la empresa "A". En efecto, un consumidor podría pensar que Neslife pertenece a la empresa "A".
En tal sentido, se considera que se deben presentar dos elementos para que se configure un riesgo de confusión entre el signo solicitado y una familia de marcas: que el elemento común posea una fuerza distintiva suficiente para indicar el origen empresarial del titular y que el signo solicitado lleve el término común.
El elemento común debe por sí mismo ser capaz de identificar el origen empresarial, de tal forma que el público crea que todos los signos que lleven este elemento común provienen del mismo origen empresarial. Solo en estos casos el público considerará – a pesar de que la impresión en conjunto del signo solicitado sea diferente – que este es parte de una familia de marcas.
Un elemento común poseerá por lo general por sí mismo carácter distintivo o "fuerza distintiva" si el público se ha acostumbrado a que diversos productos o servicios del titular sean distinguidos con el mismo elemento común. Sin embargo, no es indispensable que el titular tenga como práctica usual identificar sus líneas de productos con el signo que lleve el elemento común. En algunos casos, puede ser que el elemento común se tan característico y distintivo que se haya impuesto en el mercado de forma tal que basta que solo lo haya usado en un signo para que su uso en signos posteriores haga creer al público que ambas provienen de la misma empresa. En todo caso, si el público aún no está acostumbrado al uso de diferentes signos que contengan el elemento común, los requisitos a exigirse para aceptar la existencia de una familia de marcas serán más rigurosos.
Finalmente, en cuanto al signo solicitado debe llevar el elemento común, debe precisarse que si bien no es necesario la identidad del elemento común en el signo solicitado, si lo es que este aparezca en forma muy semejante. Por lo general, el público consumidor de los correspondientes productos no podrá comparar ambos signos uno al costado del otro. Más bien debe partirse del hecho que el signo que el consumidor en un momento determinado tenga al frente, va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que él guarde del signo anterior percibido. Pequeñas variaciones, que no modifican substancialmente el elemento común y que no son percibidas por el público consumidor o que puedan ser consideradas como un error en la impresión, no alteran la impresión en conjunto de los signos.
