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03/03/2024. 06:15:23

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Reputación comercial: la marca notoria

profesores de IESE Business School

Rafael Ansón Peironcely
abogado, socio de BUFETE MAS Y CALVET; ranson@mascalvet.com

Las marcas afectan a la creación y conservación de la reputación comercial de los empresarios. En la Sentencia del 22 de noviembre de 2007 del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda). Asunto C-328/06, relativo a una marca española entre dos empresarios situados en Cataluña se establece el criterio delimitativo del ámbito geográfico que debe tener una marca notoria nacional: ¿debe ser todo el territorio nacional o basta que sea una ciudad y las zonas cercanas a ella?

Reputación comercial: la marca notoria

Existen variados instrumentos jurídicos para que el empresario defienda su reputación comercial. Uno de ellos es la marca notoria. Aunque no se trate del más frecuente, sí puede ser útil en determinados casos. Por este motivo, me parece interesante reseñar el contenido de la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda), de 22 de noviembre de 2007. (Asunto C-328/06), sobre el ámbito geográfico de la notoriedad de una marca nacional.

            El resumen de hechos es el siguiente. Un empresario catalán, titular de la marca "Fincas Tarragona", demanda a un agente inmobiliario en Tarragona que utiliza de manera pública y continuada el nombre "Fincas Tarragona" para identificar su actividad profesional. El agente inmobiliario contesta a la demanda y reconviene solicitando la nulidad de la citada marca alegando que él es titular de una marca anterior notoriamente conocida en Tarragona.

            El Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Barcelona, ante el que se interponen las demandas, decide plantear al Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas la siguiente cuestión prejudicial:

si el concepto marca "notoriamente conocida" en un Estado miembro referido en el artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE debe referirse única y exclusivamente al grado de conocimiento e implantación en un Estado miembro de la Unión Europea o en una parte significativa del territorio del Estado, o si la notoriedad de una marca puede vincularse a un ámbito territorial que no coincida con el territorio de un Estado, sino a una Comunidad Autónoma, Región, Comarca o ciudad, en función del producto o servicio que ampare la marca y los destinatarios efectivos de la marca; en definitiva en función del mercado en el que se desenvuelve la marca.

La normativa aplicable al caso es la siguiente. En primer lugar, la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, en su artículo 4º recoge la figura de la marca "notoriamente conocida" en un Estado miembro en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París. Por su parte, la Ley de Marcas española, 17/2001 de 7 de diciembre de 2001, en su artículo 6 también hace referencia a las marcas " ‘notoriamente conocidas' en España, en el sentido del artículo 6 bis del Convenio de París".

            El citado Convenio de París de 20 de marzo de 1883 establece en su artículo 6 bis:

Los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares. Ocurrirá lo mismo cuando la parte esencial de la marca constituya la reproducción de tal marca notoriamente conocida o una imitación susceptible de crear confusión con ésta.

            Aclara la Sentencia del TJCE que su pronunciamiento se refiere no a los criterios de apreciación de la propia notoriedad, sino al alcance geográfico de la marca notoria en un Estado miembro. Reconoce que el texto de la citada Directiva 89/104/CEE no proporciona precisiones interpretativas, pero que no se puede exigir que la notoriedad exista en TODO el territorio del Estado miembro. Tampoco se puede aplicar la notoriedad exclusivamente al ámbito geográfico de una ciudad y su entorno.

            Concluye la Sentencia disponiendo que debe interpretarse el artículo 4 de la Directiva 89/104/CEE en el sentido de que la marca debe ser notoriamente conocida en todo el territorio del Estado miembro de registro o en una parte sustancial de éste.

            Con esta Sentencia del TJCE queda clarificado el criterio respecto al ámbito geográfico requerido para la notoriedad de una marca nacional. La determinación sobre si es conocida en una parte sustancial del territorio del Estado miembro, la realizará el Juez nacional correspondiente.

            Es claro que las marcas influyen en la reputación comercial de los empresarios. En el caso de la Sentencia reseñada, es posible que el agente inmobiliario de Tarragona se vea obligado a dejar de utilizar su nombre comercial (en sentido amplio) porque otro empresario, que actúa en su mismo ámbito territorial, y que directa o indirectamente le hace competencia, tiene registrada la marca.

            Por último, dejo apuntado que también está pendiente de resolver una cuestión prejudicial ante el TJCE sobre el ámbito geográfico de la marca comunitaria "notoriamente conocida en la Comunidad" (artículo 9.1.c) del Reglamento (CE) 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria. Cuando aparezca, la daremos a conocer.

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