Las importaciones paralelas presentan, para una parte importante de compañías comercializadoras de marcas renombradas en España, un caballo de batalla al que deben hacer frente, y que en ocasiones no es poca la controversia planteada en torno a las mismas.
Si bien la línea jurisprudencial sobre la primera comercialización de las denominadas "importaciones paralelas" dentro del Espacio Económico Europeo, es clara y ofrece poco lugar a dudas, existe mayor controversia en cuanto a su segunda comercialización. Así, el pasado 13 de octubre de 2009, el Juzgado de lo Mercantil y Marca comunitaria número 1 de Alicante, dictaba sentencia, en el caso Honda, condenando a dos compañías (Moto Star Import-Export, S.L. y Moto Star Center) con la peculiaridad de condenar la compra de productos no introducidos en el EEE por Honda o por entidades que contaran con la autorización del derecho legítimo de la marca o con el derecho a importarlas.
Protección de la marca en el EEE y su agotamiento
El artículo 9 del Reglamento 40/1994, de la Marca Comunitaria, confiere al titular de una marca el derecho exclusivo de comercialización de la misma, siendo dicha protección ABSOLUTA, salvo que el derecho esté agotado.
El agotamiento se encuentra regulado en el art. 13 del RMC, produciéndose con la comercialización de la marca en el EEE por el titular de la Marca o por un tercero autorizado. El TJCE establece dos requisitos para que dicho agotamiento se produzca, en sus sentencias de 16 de julio de 1998 "Caso Silhouette" y de 1 de julio de 1999, "Caso Sebago",
- Requisito de carácter objetivo: Comercialización por el titular o un tercero con consentimiento.
- Requisito de carácter territorial: La comercialización debe producirse dentro del EEE.
En este sentido, resultan especialmente esclarecedores los fundamentos jurídicos 8 y 9 de la sentencia del Mercantil de Alicante, en cuanto a la ilicitud de la adquisición de productos de origen "paralelo" en el mercado Comunitario, indicando lo siguiente:
"8. …por lo que se permite al titular comercializar sus productos fuera de esta zona sin que tal comercialización agote sus derechos dentro del EEE…
9. Lo relevante es, pues, el lugar de la primera comercialización, es decir, si los productos se han comercializado por primera vez en el EEE con el consentimiento del titular marcario, no el lugar en el que el demandado adquiere los productos designados por las marcas de la actora"
Merece, en base a la sentencia del Juzgado de Alicante la misma consideración y por tanto igual ilícito, la adquisición de productos dentro del EEE que la importación sin el consentimiento del titular marcario, siendo por lo tanto, una y otra conducta lesiva de los derechos del legítimo titular de la marca.
Carga de la prueba
Surge cierta controversia sobre en quién recae la carga de la prueba para aquellos supuestos en los que los productos se han comprado dentro del EEE, controversia que se resuelve, mediante la aplicación de las sentencias del TJCE de fecha 20 de noviembre de 2001, caso "Davidoff/Levi Strauss" y de fecha 8 de abril de 2003, caso "Van Doren + Q. GMBH" y para los casos en que exista un distribuidor en exclusiva, se establece, que corresponde al demandante demostrar que los productos fueron distribuidos por él o con su consentimiento, fuera del EEE, en cuyo caso, corresponderá a la demandada acreditar que adquirió los productos dentro del EEE de un distribuidor autorizado.
Conclusión
Lo más significativo sobre la aplicación de la Ley de Marcas en cuanto a las importaciones paralelas se encuentra en su fallo, en el cual se condena a:
- Moto Star Import-Export S.L., por la importación de 580 vehículos marca Honda de países ajenos al EEE, asimismo por haber adquirido 72 unidades que no fueron puestas en el EEE por Honda, o por terceros sin su consentimiento.
- Moto Star Center, quien no importa limitándose únicamente a la comercialización, por haber adquirido 26 vehículos que no fueron puestos en el EEE por Honda, o por terceros sin su consentimiento.
A modo de conclusión cabría indicar, que debe de ser perseguido no únicamente quien importa una marca sin el consentimiento del titular marcario, sino también quien adquiere dicha marca de un tercero importador sin el consentimiento de la titular marcaria
